案情简介：
新东方学校不服北京市一中院判决，向北京市高院提起上诉，认为ETS（美国教育考试服务中心）对其TOEFL考试题不享有著作权，考试题是不能作为作品受到我国法律保护的?第四、新东方学校在相关培训资料中只是叙述性或描述性地使用了TOEFL字样，并未将TOEFL作为商标使用，根本不会造成商品来源混淆之可能，不构成对ETS商标权的侵犯 第六、新东方学校只少量向学员以外的人销售了相关培训资料，一审判决却判令我方在全国发行的《法制日报》上赔礼道歉，也不够公平合理。ETS服从原审判决。
二审法院查明：新东方学校未经著作权人ETS许可，以商业经营为目的，以公开销售的方式复制发行了TOEFL试题，其使用作品的方式已超出了课堂教学合理使用的范围。新东方学校复制并且对外公开销售TOEFL试题的行为已侵犯了ETS的著作权，理应承担相应的法律责任。但本院同时应当指出，鉴于TOEFL试题的特殊性质以及新东方学校利用这一作品的特别形式及目的，新东方学校在不使用侵权资料的情况下在课堂教学中讲解TOEFL试题应属于《著作权法》第22条规定的合理使用相关作品的行为，并不构成对他人著作权的侵犯。此外，虽然ETS在出版物、录音磁带上合法注册了TOEFL商标，新东方学校在“TOEFL系列教材”、“TOEFL听力磁带上”突出使用了“TOEFL”字样，但新东方学校对“TOEFL”是在进行描述性或者叙述性的使用。其目的是为了说明和强调出版物的内容与TOEFL考试有关，是为了便于读者知道出版物的内容，而不是为了表明出版物的来源，并不会造成读者对商品来源的误认和混淆。新东方学校的相关行为没有侵犯ETS的商标专用权。
本案涉及的几个法律问题：
1．ETS对TOEFL试题是否享有著作权
由于ETS并未根据我国公司法等相关法律进行注册，而是根据美国法律进行注册成立的法人，故属于外国法人。ETS对TOEFL试题在我国是否享有著作权则需要根据我国《著作权法》进行判定。根据我国《著作权法》第二条第二款规定，外国人、无国籍人的作品根据其作者所属国或者经常居住地国同中国签订的协议或者共同参加的国际条约享有的著作权，受本法保护。而ETS的母国美国和中国都共同参加了《伯尔尼公约》，故我国对ETS的作品提供法律保护。
对于上诉人新东方学校的“ETS对其TOEFL考试题不享有著作权，考试题不能作为作品受到我国法律保护”主张是否正确，则需要依据《著作权》及其实施条例加以判断。《著作权法实施条例》第2条规定，著作权法所称作品，指文学、艺术和科学领域内，具有独创性并能以某种有形形式复制的智力创作成果。通常情况下，对于一些简单事实的编排而成但缺乏独创性的试题，是难以受到著作权法的礼遇的，例如很多高考中的历史试题、公务员考试中的“公共基础知识”等等。在本案中，根据查明的事实，TOEFL试题是由ETS主持开发设计，就设计、创作过程来看，每一道考题均需多人经历多个步骤并且付出创造性劳动才能完成，具有独创性，属于我国著作权法意义上的作品，应受我国法律保护。而TOEFL试题是由ETS按照一定结构将考题按一定顺序汇编而成，根据《著作权法》第十四条规定，汇编若干作品，对其内容的选择或者编排体现独创性的作品，为汇编作品，其著作权由汇编人享有。由此可见，ETS对其创作的每一道TOEFL题和每一套TOEFL试题都是享有著作权的。
此外，TOEFL的听力试题部分，也是作品。录音录像制作者将该听力试题录制为录音制品，在经过ETS的同意并录制完成后，则对该录音制品享有了与著作权法相关的权利，即所谓的“邻接权”，并依据《著作权法》第四十一条的规定享有许可他人复制、发行、出租、通过信息网络向公众传播并获得报酬的权利。因此，新东方在使用该录音制品时，不仅要征得录音制品制作者的同意，而且还要取得原试题著作权人ETS的许可。
2．新东方的行为是否侵犯了ETS的著作权
根据我国《著作权法》的规定，未经著作权人的许可而使用其作品的，如果不属于合理使用、法定许可或强制许可（对于“强制许可”，我国《著作权法》没有明文规定，但根据我国已经加入的《伯尔尼公约》附件第四条重点规定了对他人作品翻译权和出版权的强制许可的规定，我国政府当局当然可以依申请采取强制许可行为）的情形，则构成对著作权的侵害。新东方在未征得TOEFL听力磁带的录音制作者和ETS同意的情况下，擅自复制、发行录音磁带的行为确属侵犯了二者的邻接权和著作权。
同时，需要注意的是，并不是一切侵犯著作权的行为都构成对邻接权人邻接权的侵犯。根据著作权理论，著作权（广义上的著作权包括邻接权，本文接下来也是在广义上浅析邻接权的）是法定的，其中最主要的内容就是著作权的内容、期限和限制都是法定的，邻接权也是如此。而与狭义上的著作权的内容相比，法律对不同种类的邻接权的内容较少，且不同邻接权的内容也不相同，例如《著作权法》第十条规定了发表权、署名权、修改权、保护作品完整权、复制权、发行权、出租权、展览权、表演权、放映权、广播权、信息网络传播权、摄制权、改编权、翻译权、汇编权以及应当由著作权人享有的其他权利（兜底条款）。而该法第三十七条规定了表演者对其表演享有“（一）表明表演者身份；（二）保护表演形象不受歪曲；（三）许可他人从现场直播和公开传送其现场表演，并获得报酬；（四）许可他人录音录像，并获得报酬；（五）许可他人复制、发行录有其表演的录音录像制品，并获得报酬；（六）许可他人通过信息网络向公众传播其表演，并获得报酬”权利，第四十一条规定录音录像制作者享有许可他人复制、发行、出租、通过信息网络向公众传播录音录像制品并获得报酬的权利。而本案中，上诉人新东方学校复制、发行、通过信息网络传播TOEFL试题，侵犯的著作权正是属于著作权和邻接权规定的内容，如果邻接权没有规定的权利及相关的侵权行为，而他人实施了该行为，则不属于侵犯邻接权的行为。
对于新东方学校在课堂上讲解TOEFL试题并不构成侵权，这也是《著作权法》第二十二条所许可的，该条规定，“为了学校教学或科学研究，翻译或少量复制他人已经发表的作品，供教学或科研人员使用的”，可以不经著作权人许可，不必支付报酬，但不得出版发行，且不得侵犯著作权人的署名权等其它权利。新东方为了学校教学（尽管新东方属于私立学校，但这并不影响其作为学校所享有的著作权法提供的“福利”）而适当使用TOEFL试题是合法的。只是其复制、发行并销售TOEFL试题是不合法的而已。
3．新东方是否侵犯了ETS的商标权
《商标法》第五十二条列举了几种侵犯注册商标专用权的行为，其中包括“未经商标注册人的许可，在同一种商品（也包括服务，下同）或者类似商品上使用与其注册商标相同或者近似的商标”和“销售侵犯注册商标专用权的商品”。由于新东方学校和ETS所提供的服务具有相同或类似性，但新东方在其教材封面上标注“TOEFL”字样是否属于以上第一种情形呢？而其销售这些教材的行为又是否属于“销售侵犯注册商标专用权的商品”呢？而如果是，那么这些行为是否应当属于侵犯商标权的情形呢？
首先，要判断的是新东方使用TOEFL商标是否属于商标法中的在“商品上使用”的情形。根据《商标法实施条例》第三条规定，商标法和本条例所称商标的使用，包括将商标用于商品、商品包装或者容器以及商品交易文书上，或者将商标用于广告宣传、展览以及其他商业活动中。而新东方的行为正是将TOEFL商标用于商品（教材）及其装潢上，按照规定则属于对ETS“商标的使用”，进而属于“未经商标注册人的许可，在同一种商品或者类似商品上使用与其注册商标相同的商标”和“销售侵犯注册商标专用权的商品”的行为，属于商标侵权行为。
其次，一个不容回避的问题是？新东方讲解、复制、发行并销售TOEFL试题的对象是特定的，这些对象在商标法中被称为“相关公众”。相关公众或许都清楚，新东方复制发行并销售的TOEFL试题就是ETS的，而且新东方在其教材封面上标注TOEFL似乎并不是想借用ETS的商誉。因为新东方是国内提供TOEFL考试辅导的顶级权威单位，知名度非常高，相关公众是不会误认新东方提供的TOEFL教学辅导资料与ETS销售的TOEFL试题的。从这一点上讲，相关公众作为消费者，不会混淆二者之间的区别性，亦即新东方在教材封面上标注TOEFL字样并不会导致ETS销售TOEFL试题的减少或利益的损害的。北京市高院也正是在这个意义上认定“新东方学校在“TOEFL系列教材”、“TOEFL听力磁带上”突出使用了“TOEFL”字样，但新东方学校对“TOEFL”是在进行描述性或者叙述性的使用。其目的是为了说明和强调出版物的内容与TOEFL考试有关，是为了便于读者知道出版物的内容，而不是为了表明出版物的来源，并不会造成读者对商品来源的误认和混淆。新东方学校的相关行为没有侵犯ETS的商标专用权”。这种认定很有道理，尽管有违法律之嫌。
实际上，通过以上粗浅的分析，可以看出，《商标法》第五十二条的规定或许有些不尽合理。因为五十二条基本上规定了一些表象上使用他人商标的行为要件，如“（一）未经商标注册人的许可，在同一种商品或者类似商品上使用与其注册商标相同或者近似的商标的；（二）销售侵犯注册商标专用权的商品的；（三）伪造、擅自制造他人注册商标标识或者销售伪造、擅自制造的注册商标标识的；（四）未经商标注册人同意，更换其注册商标并将该更换商标的商品又投入市场的；（五）给他人的注册商标专用权造成其他损害的”，但却没有考虑到侵犯商标权的本质要件或许是造成相关公众对商品或服务来源的误认，这也是商标权人最不能容忍的，因为这将直接导致商标权人的预期利益流入他人的口袋。即使他人在商品上使用他人商标，但如果并未使相关公众对其与商标权人提供的商品来源的误认，那么法律不能一概认定此系侵权行为，本案即属此例。值得玩味的是，《商标法实施条例》第五十条规定“在同一种或者类似商品上，将与他人注册商标相同或者近似的标志作为商品名称或者商品装潢使用，误导公众的”行为属于商标法第五十二条第（五）项所称侵犯注册商标专用权的行为。《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第一条规定，下列行为属于商标法第五十二条第（五）项规定的给他人注册商标专用权造成其他损害的行为：（一）将与他人注册商标相同或者相近似的文字作为企业的字号在相同或者类似商品上突出使用，容易使相关公众产生误认的；（二）复制、摹仿、翻译他人注册的驰名商标或其主要部分在不相同或者不相类似商品上作为商标使用，误导公众，致使该驰名商标注册人的利益可能受到损害的；（三）将与他人注册商标相同或者相近似的文字注册为域名，并且通过该域名进行相关商品交易的电子商务，容易使相关公众产生误认的。可以看出，条例及其解释无一例外的对《商标法》第五十二条第五项做出了有别于前四项的“创造性规定”，这有点类似于《商标法》第十三条规定的“就相同或者类似商品申请注册的商标是复制、摹仿或者翻译他人未在中国注册的驰名商标，容易导致混淆的，不予注册并禁止使用。就不相同或者不相类似商品申请注册的商标是复制、摹仿或者翻译他人已经在中国注册的驰名商标，误导公众，致使该驰名商标注册人的利益可能受到损害的，不予注册并禁止使用”。或许，这些规定较《商标法》第五十二条前四项的规定更为合理，也更符合商标的立法宗旨，真正使商标法能够体现其中介的公平价值和效益价值。因此，《商标法》在进行的三次修改时有必要重新审视以下《商标法》第五十二条前四项不太合理的规定。
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