国家商标局申请处 魏宁
商标是区别商品与服务来源的标志。按照不同的划分标准,商标可以划分为不同的类型,最常见的方法是将商标划分为商品商标、服务商标两个类型,其中商品商标和服务商标又可以划分为一般商标、集体商标和证明商标。
商标还可以按照下列标准进行类型划分:
1、根据是否在商标局核准注册可划分为注册商标和未注册商标。
2、按照感知方式可以划分为视觉商标、听觉商标(音响商标)与嗅觉商标(气味商标)。视觉商标包括平面商标和三维标志(立体商标)两种。目前,听觉商标和嗅觉商标在我国尚不能注册并获得保护。
3、按照商标权利主体数量的不同还可以分为单个所有人商标和共有商标。
根据《商标法》第3条的规定,经商标局核准注册的商标为注册商标,包括:商品商标、服务商标、集体商标、证明商标。法律上已把这四种商标明确划分为注册商标的四个基本类型。
商品商标,顾名思义就是使用在商品上的商品标志,是相对于服务商标而言的。
服务商标是指自然人、法人或者其他组织在提供服务时或在广告中用以区别其服务与他人服务的人所不同的标志。习惯上,我们把商品商标、服务商标称为一般商标。
集体商标是指以团体、协会或者其他组织名义注册的,供该组织成员在商事活动中使用,以表明使用者在该组织中的成员资格地位的标志。
证明商标是指由对某种商品或者服务具有监控能力的组织所控制,而由该组织以外的单位或者个人使用于其商品或者服务,用以证明该商品或者服务的原产地、原料、制造方法、质量或者其他特定品质的标志。
商标法及其实施条例修改后扩大了商标权的主体范围,赋予了国内自然人申请商标注册的权利,取消了过去对经营范围及药品、烟草、报刊杂志商标所需特殊要求的限制,同时允许共有商标注册申请。在我国申请商标注册的申请人按所属国可以分为两种:国内申请人与国外申请人。
自然人是人在法律上的称谓。根据《民法通则》的规定,自然人即公民。公民从出生时起到死亡时止,具有民事权利能力,依法享有民事权利,承担民事义务。也就是说任何中华人民共和国公民都有权利申请商标注册;当然了,法律另有规定的除外。
《民法通则》中“法人”的定义是这样的:具有民事权利能力和民事行为能力,依法独立享有民事权利和承担民事义务的组织。法人包括:企业法人,机关、事业单位和社会团体法人。
其他组织是指不具有法人资格的企业、事业单位和社会团体等组织。
根据《商标法》第十七条、第十八条的规定,外国人或者外国企业按照其所属国和我国签订的协议或者共同参加的国际条约,或者按对等原则,可以在我国申请商标注册。对于在中国有经常居所或者营业所的外国人或者外国企业,办理申请手续时视同国内申请人;但在中国没有经常居所或者营业所的外国人或者外国企业,则应当委托国家认可的具有商标代理资格的组织代理。
有一点需要注意,尽管商标法中只提到外国人或者外国企业可以依据相关规定在我国申请商标注册,但实践中,外国其他组织同样可以申请。
除了单一申请人外,根据《商标法》第五条的规定,两个以上的自然人、法人或者其他组织可以共同向商标局申请注册同一商标,共同享有和行使该商标专用权,共同申请人中可以全部是国内申请人或全部国外申请人,也可以既有国内申请人,也有国外申请人。
实践中,在我国商标局申请注册商标和办理其它相关事项,办理手续的,港澳地区以及台湾地区的申请人是参照“外国申请人”办理的。
申请商标注册及办理其他商标事宜,均须使用国家工商行政管理总局于
申请书上应加盖申请人印章。申请人为自然人的,申请书上应由本人用钢笔或签字笔签名,申请人名字后应标注其身份证号码。
国外申请人的名称、地址应用中英文两种文字填写,而不允许用其它文字填写,如申请人所属国的文字(非中英文)。委托代理的,申请书上可以不加盖申请人印章或由申请人签字,但必须加盖代理组织印章,同时代理人应当签名。
共同申请注册同一商标的,应当在申请书中指定一个代表人;没有指定代表人的,以申请书中顺序排列的第一人为代表人。具体填写申请书时,申请人名称、申请人地址栏填写代表人的名称及地址,其他共同申请人名称在附页中列出(不需要填写地址),同时应在申请书首页声明该申请为共同申请。代表人在首页盖章或签字,其它共同申请人都必须在申请书附页盖章或签字。商标局在以后的程序中将只与代表人联系,代表人的行为将被视为已征得所有共同申请人的同意。
(二)证明申请人身份(主体资格)的有效证件的复印件,同时出示原件(委托代理的,由代理组织负责查验原件)。商标注册申请人的名称、地址应与所提交的证件相一致(自然人可以填写实际地址)。
1、申请人为自然人的,应提交本人的身份证复印件;
2、申请人为企业的,应提交企业法人营业执照或营业执照(?);
3、申请人为社会团体、事业单位或其他组织的,应提交社团法人登记证或事业单位法人证书,或该组织依法成立的证明文件;
4、申请人为行政机关的,应提交上级主管机关关于设立该机构的证明文件。
(三)每一件商标注册申请应当提交商标图样5份(指定颜色的彩色商标,应当提交着色图样5份、黑白稿1份),并在申请书上的指定位置粘贴商标图样一张(指定颜色的贴彩色图样)。商标图样必须清晰、便于粘贴,用光洁耐用的纸张印制或用照片代替,雪茄烟商标注册的,提交的商标图样可以与烟标示物同等大小。
由于现在所有的申请件都要经扫描录入计算机,因此要求图样一定要清晰、黑白反差明显,没有任何模糊的地方。对于指定颜色的商标所需要提供的黑白稿,申请人往往只是简单地把彩色图样复印一下就附上,经常不清楚。因此,黑白稿应另行制版,制作一张清晰的黑白图样。
以三维标志(立体商标)申请注册商标的,应当在申请书加以声明,并提交能够确定三维形状的图样,即提供该标志的整体效果图。图样中画面的数量可以根据立体标志的形状而定。可以是该立体图形的主视图,也可以包含其六视图中立体图或几个视图,但必须制作在一张纸上,并且满足前述规格大小的要求。
以颜色组合申请注册商标的,应当在申请书中予以声明,并提交文字说明,如标明色标。
以人物肖像作为商标申请注册的,须提交肖像权人同意申请人以此肖像作为商标注册申请的声明,并将附有该肖像的声明经公正机关公正。
商标是外文或包含外文,应当在申请书上“商标说明”一栏加以说明。如果外文是无含义字母组合,应说明其无含义;如果由有含义的外文组成,应说明其主要含义,不要把有含义的外文说成是无含义的字母组合。有些商标的组成,不仅商标是外文而且还附带一些类似广告或说明性的文字,要在商标说明中一并说明。
如果所报商标包含中外文的美术体或草写体等字体,应当说明该文字的规范写法,以便审查员辨认。
商标图样中有需要放弃专用权等类似问题的,应当在该栏中予以声明。
商标名称和服务项目的填写是否具体、规范,分类是否准确,是商标注册申请过程中的一个非常重要的环节。它不仅决定申请能否被顺利受理而进入实质审查程序,而且关系到所申请商标的专用权的保护范围。
自
申请商标注册的,一份申请限制在一个商标一个类别,不同类别的商品或服务,应提交不同的申请。
对于没有列在分类表中的商品名称或者服务项目,要避免使用含糊不清、过泛且不足以划分其类别的商品或服务名称,并参照以下原则:
(1)制成品原则上按其功能、用途进行分类,同时兼顾商品使用的原材料、操作方式以及生产部门、销售渠道和商品消费习惯等;
(2)原料、未加工或半成品原则上按其组成的原料进行分类(例如,金属建筑材料6类,非金属建筑材料19类);
(3)成品或半成品按其组成的原材料分类时,如果是由几种不同原材料制成,原则上按其主要原材料进行分类(例如加鱼米饭30类);
(4)商品构成其它商品一部分,并在正常情况下不能用于其它用途,原则上与其他商品分在一类(例如电话机听筒与电话机同在9类);
(5)专用于盛放商品的盒、箱之类的容器,原则上与该商品分在同一类(例如高尔夫专用球袋和高尔夫球分在同一类28类)。
(1)服务原则上按照服务分类名及其注视所划分的行业进行分类;
(2)出租业的服务,原则上与通过出租物所实现的服务分在一类(如出租电话机,分在38类);
(3)提供建议、信息或咨询和服务原则上与提供服务所涉及的事物归于同一类别,例如运输咨询39类,商业管理咨询35类,金融咨询36类,美容咨询44类。以电子方式(例如电话、计算机)提供建议、信息或咨询不影响这种服务的分类。
3、一些国内外的新产品、新潮的商品难以分类的,一定要附送商品说明书,包括该商品的主要组成部分、功能、用途等,并尽可能附送商品的实物图片。
4、对商品或服务名称的翻译应当准确、简单明了,特别是专业性较强的商品或者服务名称,用词应当尽量规范并符合我国习惯。国外的一些商品名称往往冠以很长的定语或者修饰语,很容易出现不规范、不具体甚至跨类的情况,对于这种情况,代理人不能仅仅起一个翻译的作用,应当认真琢磨商品,使其能划分在合适的类别,并且规范、具体。
申请集体商标或者证明商标注册的,除满足前述基本要求外,还应当在申请书中声明,同时附送主体资格证明及该商标的使用管理规则并符合以下规定:
(一) 集体商标的注册申请
集体商标的申请人应当是团体、协会或者其他组织,而不是通常的生产者或经营者。申请集体商标注册的,应当附送主体资格证明文件并应当详细说明该集体组织成员的名称和地址;以地理标志作为集体商标申请注册的,应当附送主体资格证明文件并应当详细说明其所具有的或者其委托的机构具有的专业技术人员、专业检测设备等情况,以表明其具有监督使用该地理标志商品的特定品质的能力。
申请以地理标志作为集体商标注册的团体、协会或者其他组织,应当由来自该地理标志标示的地区范围内的成员组成。
还应附送该集体商标的使用管理规则。
(二) 证明商标的注册申请
申请证明商标注册的,应当附送主体资格证明文件并应当详细说明其所具有的或者其委托的机构具有的专业技术人员、检测设备等情况,以表明其具有监督该证明商标所证明的特定商品品质的能力。
还应附送该集体商标的使用管理规则。
(三) 地理标志作为集体商标、证明商标的要求
申请以地理标志作为集体商标、证明商标注册的,还应当附送管辖该地理标志所标示地区的人民政府或者行业主管部门出具的,证明申请人对其指定的商品上的特定品质具有监督能力及其商品生产地域范围的证明文件。
外国人或者外国企业申请以地理标志作为集体商标、证明商标注册的,申请人应当提供该地理标志以其名义在其原属国受法律保护的证明。
作为集体商标、证明商标申请注册的地理标志,可以是该地理标志标示地区的名称,也可以是能够标示其商品来源于该地区的其他可视性标志。这里所说的地区无需与该地区的现行行政区划名称、范围完全一致。
申请时,应当在申请件中说明下列内容:
1、 该地理标志所标示的商品的特定质量、信誉或者其他特征;
2、 该商品的特定质量、信誉或者其他特征与该地理标志所标示的地区的自然因素和人文因素的关系;
3、 该地理标志所标示的地区的范围。
五、申请日及收文日、送达日的确定
根据《商标法实施条例》第18条的规定,商标注册的申请日期,以商标局收到申请文件的日期为准。
根据《商标法实施条例》第10条的规定,除商标注册申请的申请日外,当事人向商标局递交文件或者材料的日期,直接递交的,以递交日为准;邮寄的,以寄出的邮戳日为准;邮戳日不清晰或者没有邮戳的,以商标局实际收到日为准,但是当事人能够提出实际邮戳日证明的除外。
根据《商标法实施条例》第11条的规定,商标局的各种文件,可以通过邮寄、直接递交或者其他方式送达当事人。当事人委托商标代理组织的,文件送达商标代理组织视为送达当事人。商标局向当事人送达各种文件的日期,邮寄的,以当事人收到的邮戳日为准;邮戳日不清晰或者没有邮戳的,自文件发出之日起满15日,视为送达当事人;直接递交的,以递交日为准。文件无法邮寄或者无法直接递交的,可以通过公告的方式送达当事人,自公告发布之日起满30日,该文件视为已经送达。
六、形式审查及《受理通知书》、〈补正通知书〉与〈不予受理通知书〉
商标局受到申请件后,首先进行的是形式审查。形式审查主要分三个部分:申请书件的审查(文件是否齐全、填写是否规范、牵字/印章是否缺少)、对商标图样规格、清晰程序及必要的说明的审查、分类审查(对填报的商品/服务项目的审查)。在形式审查过程中,商标局主要发出三种通知书:〈受理通知书〉、〈补正通知书〉与〈不予受理通知书〉。
经审查认为审查手续齐备并按照规定填写申请文件的,予以受理,确认申请日期、申请号,并发给〈受理通知书〉。
申请手续不齐备或者未按照规定申请文件的,商标局不予受理,申请日期不予保留,发出〈不予受理通知书〉。前述申请手续不齐或者未按照规定填写申请文件主要包括以下一些情况:
(一) 商标注册申请人名义、印章及主体资格证明名义不符;
(二) 未按规定填写申请文件的主要内容,如申请人名称、地址(包括中文及英文);未填写商品/服务项目;未附送或未贴商标图样及申请书上贴的图样与所附图样不一致的;
(三) 申请商标注册书件缺少主体资格证明复印件;
(四) 商标图样不清晰以至无法辨认;
(五) 委托代理的没有委托书或委托书填写不规范;
(六) 委托代理的申请书件上没有加盖代理组织印章;
(七) 未按规定缴纳费用;
申请手续基本齐备或者申请文件基本符合规定,但是需要补正的,商标局发出《补正通知书》,限其自收到通知之日起30日内,按照指定内容补正并交回商标局。在规定期限内补正并交回商标局的,保留申请日期;期满未补正的,视为放弃申请,商标局书面通知申请人(发出《商标注册申请无效通知书》),申请日期不予保留。前述申请手续基本齐备或者申请文件基本符合规定但需要补正的包括以下情况:
(一) 所填报的商品/服务项目名称不规范、不具体;
(二) 所填报的商品/服务项目名称不属于同一类别;
(三) 需要对商标图样中的文字做出说明。
七:《补正通知书》的答复
对《补正通知书》的答复,是申请人及代理人应当注意的一个非常重要的环节。处理不当,不仅会影响申请的审查进程,甚至可能导致申请无效。因此答复时要注意以下几点:
(一)补正内容一律用打印机在商标注册申请补正通知书上的相应位置。
(二)要求删除商品或者服务项目的,应标注“同意删除”字样确认删除。
(三)补正后的商品或者服务项目应限制在要求补正的原商品或者服务项目的相应范围之内,不得随意改动、添加。
(四) 修改后的商品或者服务项目应和修改前的商品或者服务项目一一对应,以利于审查工作的继续进行。
(五) 要是附送商品或者服务项目说明收的,应在补正栏目内注明“已附文明书”字样,并附送相应的说明书(用A4纸)。
(六) 补正内容多,补正通知书上写不下的,可以直接添加附页(用A4纸),并在补正栏目内注明“有附页”或者“见附页”字样。
(七) 代理人的签名或者代理组织的印章应该统一位于补正内容的右下方,并且不得遮盖补正内容。
(八) 对补正内容有不同意见的,可以在相应位置说明,供商标局参考。交回空白补正通知书的,视为未作补正,原申请失效,申请日期不予保留。
八:优先权
关于优先权,在新修改的商标法以及巴黎公约中都有明确的规定。《商标法》二十四条第一款规定“商标注册申请人自其商标在外国第一次提出商标注册申请之日起六个月内,又在中国就相同商品以同一商标提出商标注册申请的,依照该外国同中国签订的协议或者共同参加的国际公约,或者按照相互承认优先权的原则,可以享有优先权。”《商标法》二十五条第一款规定“商标在中国政府主办的或者承认的国际展览会展出的商品上首次使用的,自该商品展出之日起六个月内,该商标的注册申请人可以享有优先权。”《巴黎公约》对优先权的规定为:任何人或其权利继承人,已经在本联盟某一成员国正式提出商标的注册申请的,应以在六个月的期间内,为在其他国家提出的申请享有优先权。
商标法修改前并没有关于优先权的明确规定,只是在实施细则中提到商标局受理申请商标注册要求优先权的事宜。修改后的商标法对优先权做出了明确的规定,不仅满足了巴黎公约的要求,而且其保护范围要更大。巴黎公约中只是规定各国应对本联盟任一国家内举办的官方或经官方认可的国际展览会展出的商品中的商标给予临时保护,并未要求就此产生优先权。商标法中增加了对于一些国际展览会中展出商品首次使用的商标给予优先权,也就是说,商标法中的这项规定赋予了申请人产生对抗他人的权利,他人在申请人首次展出到提出商标注册申请之日前就相同或近似商标在相同或类似商品上提出的申请将会被驳回。
相关法律、法规:《法》24、25《条例》20条
依照《商标法》第二十四条、二十五条的规定在我国申请商标注册要求优先权,应当在提出商标注册申请的时候提出书面声明,即在申请书上填写初次申请国、申请日期、申请号等,并且在自申请之日起三个月内提交第一次提出的商标注册申请文件的副本,该副本应当经受理该申请的商标主管机关证明,并且注明申请日期和申请号。
要求展会优先权的,必须符合以下条件:
1:须是在中国政府主办或者承认的国际展览会上展出的商品是使用的商标。
2:享有优先权的法定期限是自该商品展出之日起六个月内提出商标注册申请。即法律对享有优先权的期限作了规定,超过法定期限,便失去机会。
3:商标注册申请人在提出商标注册申请的时候,就应当以书面形式提出享有优先权的声明,并且在三个月提交展出其商品的展览会名称、在展出商品上使用该商标的证据、展出日期等证明文件。该证明文件应当经国务院工商行政管理部门规定的机构认证;展出其商品的国际展览会是在中国境内举办的除外。未提出书面声明或者超过三个月未提交证明文件的,视为未要求优先权。
提交的优先权证明文件应当附送中文译本,代理人应如实翻译优先权文件,做到申请的商标与优先权文件所附的商标一致,要求优先权的商标注册申请中申报的商品/服务项目不超出首次申请中的商品/服务项目的范围。
多份申请要求优先权而只附送一份优先权证明文件的,可以提交一份原件,其它的提交复印件,并应指明原件附在哪件申请文件上。
如要求优先权的申请人与首次申请的申请人名义或地址不一致,还应提交相关的变更、转让证明文件。
我国申请人到巴黎公约其他成员国申请商标注册的,同样可以要求优先权。如以在我国的首次申请为基础申请,则应向我国商标局申请提供相关证明。申请时,应提交《提供优先权证明文件申请书》,共有商标申请证明,需由代表人提出申请,并被视为已经得到其他共有人的授权。
根据国务院一九九六年七月发布的《特殊标志管理条例》的有关规定,国务院工商行政管理部门受理特殊标志的登记申请,商标局作为国家工商行政管理局的一个职能部门,具体承办特殊标志的申请受理事宜。
(一)特殊标志的概念:特殊标志是指经国务院批准举办的丛国性或者是国际性的文化、教育、科学研究及其他社会公益活动所使用的由文字、图形组成的名称及缩写、徽记、吉祥物等标志。此定义包括以下三个方面的要件:1:特殊标志的使用范围必须是经国务院批准举办的全国性或者是国际性的社会公益活动;2:申请使用特殊标志的活动必须是文化、体育、科学研究及其他社会公益活动;3:特殊标志的内容是指由文字、图形组成的名称及缩写、徽记、吉祥物等。
(二)特殊标志的申请人:特殊标志的申请人是应是举办社会公益活动的组织者或筹备者,申请人有权利对其名称及缩写、徽记、吉祥物等向国务院工商行政管理部门提出登记申请。
申请特殊标志登记可以直接办理,也可以委托他人代理。委托他人代理的应当交送代理委托书一份,代理委托书应当载明代理内容和权限。
(三)办理申请特殊标志登记,应填写特殊标志登记申请书。申请书包括下列内容和项目:1、申请人名称、地址、并加盖申请人印章;2、批准机关及批准文号;3、特殊标志种类(文化、体育、科研或其他)及其设计说明;4、特殊标志名称(须写全称)、申请保护期间(时间不超过四年,保护期自核准登记之日起计算);5、该社会公益活动的活动名称、活动期间、活动场所及活动内容;6、申请保护的商品或服务项目。商品或服务项目名称一样可直接填写类别及类名,不必填写级组名及具体商品或服务项目名称;7、特殊标志图样应当清晰,便于粘贴,用光洁耐用的纸张或用照片代替,图样的长和宽不大于
(四)申请特殊标志登记,在提交特殊标志申请书的同时,还须提交下列文件:1、国务院批准举办该社会活动的文件或批示;2、准许他人使用特殊标志的条件及管理办法;3、国务院工商行政管理部门认为应当提交的其他文件。
(五)已获准登记的特殊标志申请人即成为特殊标志的所有人,特殊标志所有人可以在与其公益活动相关的广告、纪念品及其他物品上使用该标志,并可以许可他人在经核准登记使用该标志的商品或服务项目上使用。
(六)特殊标志有效期为四年,自登记核准之日起计算。
特殊标志所有人可以在有效期届满前3个月内提出延期申请,处长的期限由国务院工商行政管理部门根据实际情况和需要决定。
商标注册申请人在其申请的商标未核准注册之前,可以要求撤回。申请人要求撤回商标注册申请的,应当向商标局提交《撤回商标注册申请申请书》,同时缴回《受理通知书》。委托代理的,还应提交《商标代理委托书》。
共有商标的撤回,需由代理人提出申请,并将被视为已经得到其他共有人的授权。如申请人要求撤回部分商品,则必须提交《删减商品/服务项目申请》,只有在《商标法实施条例》第二十一条第二款所述情况下,才允许撤回在部分商品/服务上的注册申请。撤回全部商品/服务项目的,无须填写申请书上“撤回商品/服务项目”一栏。
附录一 商标局受理的各种申请
1:商标注册申请
2:撤回商标注册申请
3:商标续展注册申请
4:商标异议申请
5:变更商标申请人/注册人名义/地址申请
6:删减商品/服务项目申请
7:变更商标代理人申请
8:更正商标申请/注册事项申请
9:转让申请/注册商标申请
10:撤销连续三年停止使用注册商标申请
11:商标注销申请
12:注册死亡/终止注销商标申请
13:补发变更/转让/续展证明申请
14:补发商标注册证申请
15:提供商标注册证明申请
16:提供优先权证明文件申请
17:商标使用许可合同备案
18:商标使用许可合同备案变更/提前终止申请
19:商标专用权质押登记申请
20:撤回商标异议申请
21:申请特殊标志的登记
附录二:与申请相关的法律条文
《商标法》3条:商标种类,集体、证明商标定义;
《商标法》4条:申请人主体:自然人、法人或其他组织;
《商标法》5条:共同申请
《商标法》8条:商标:可视性标志(包括立体、颜色组合商标);
《商标法》16条:地理标志;
《商标法》17、18条:外国人、外国企业的规定;
《商标法》19--21条:按类申请;
《商标法》22条:注册商标改变标志应重新申请;
《商标法》23条:变更注册人名义、地址或者其他注册事项;
《商标法》24、25条:优先权
《商标法》26条:材料应真实、准确、完整;
《商标法》30条:异议申请人、申请期限;
《商标法》36条:明显错误的更正;
《商标法》37、38条:续展;
《商标法》39条:转让;
《商标法》40条许可合同备案;
《商标法》44条:连续三年停止使用;
《商标法》63条:费用。
《商标法实施条例》6条:地理标志申请集体、证明商标;
《商标法实施条例》7条:委托代理;外国人、外国企业的含义;
《商标法实施条例》8条:使用中文;
《商标法实施条例》10条:收文日期;
《商标法实施条例》11条:送达日期;
《商标法实施条例》13---15条:商标注册申请所需手续;
《商标法实施条例》16条:共同申请中的代表人;
《商标法实施条例》17条:变更、删减、转让;
《商标法实施条例》18条:申请日期、受理、不予受理、补正;
《商标法实施条例》20条:要求优先权应提供的材料;
《商标法实施条例》21条:申请人可在异议期满之日前,申请放弃在部分指定商品上使用商标的注册申请;
《商标法实施条例》22条:异议申请;
《商标法实施条例》24条:变更手续;
《商标法实施条例》25条:转让手续;
《商标法实施条例》26条:移转手续;
《商标法实施条例》27条:续展手续
《商标法实施条例》38条:补发注册证;
《商标法实施条例》39条:三年不使用;
《商标法实施条例》43条:许可合同备案;
《商标法实施条例》46条:注销;
《商标法实施条例》47条:注册人死亡、终止的注销;
《商标法实施条例》56条:分类表、申请书式;
《商标法实施条例》58条:费用。
# 国家商标局商标代理人培训班培训讲义之二
商标审查准则及集体商标、证明商标、
特殊标志的注册与保护
主讲人: 商标局审查五处 何京萍
第一节 商标审查的新变化
一、 商标法及商标法实施条例的修改给商标审查工作带来的变化
(一)取消审查意见书,增加部分驳回
1、何谓部分驳回
所谓“部分驳回”,是指当驳回理由仅涉及部分指定商品或服务时,可以驳回在该部分商品上的商标注册申请,对在其他指定商品上使用的商标注册申请予以初步审定并公告。2、部分驳回是针对商品实行的。
当一个商标注册申请所指定使用的商品是多个时,理论上,商标申请可以分割为每个指定商品上的多个商品注册申请。因此,对指定商品上驳回该商标注册申请,而在其他指定商品上对该商标注册申请予以核准。
2、 对被部分驳回的商标申请,如果申请人对驳回部分提出复审直至诉讼的,在终局裁定之前,被核准部分不予公告。
(二)驳回的绝对理由的变化
1、《商标法》第十条一款一项“同中华人民共和国的国家名称、国旗、国徽、军旗、勋章相同或者近似的,以及同中央国家机关所在地特定地点的名称或者标志性建筑物的名称、图形相同的。”这条是在原法第八条一款一项修改而来的,增加了“同中央国家机关 所在地特定地点的名称或者标志性建筑物的名称、图形相同的”禁止做商标的规定。上述标志作为商标既有损国家尊严,又可能造成消费者对生产源的误认。例如:“中南海”、“人民大会堂”等等。 ,
2、《商标法》第十条一款四项“与表示实施控制、予以保证的官方标志、检验标记相同或者近似的,但经授权的除外”。这一项是新增的内容,旨在禁止使用和注册与表明实施控制、予以保证的官方标志、检验标记相同或者近似的,但同时也规定了例外,经授权的可以使用,或者经授权的可以使用,或者经授权他人可作为商标注册。如“3C”、“长城”等等。
3、 对《商标法》第十一条一款一、二项的理解和适用。这二项涵盖的情况一般称之为“描述性”标志。修法后最直接的变化就是增加了“仅有”、“仅仅直接”,显然对商标显著性的判断标准有了改变。在审查中主要考虑几点:首先是看商标的显著部分有无在先权利的冲突;其次看商标是否有欺骗性。
(三)立体商标的审查
《商标法》第八条规定:文字、图形、字母、数字、三维标志和颜色组合均可作为商标申请注册,其中增加了“颜色组合”和“三维标志”,扩大了商标构成要素的范围和商标的种类。
1、立体商标的四种类型
*与商品无关的“装饰性外形”;
*带有文字成分的商品外形或包装外形;
*包装外形
*商品本身外形
2、审查立体商标的一般原则
*合法性——即商标法第十条规定的内容;
*在先权利——即在先商标权。对三维图形的审查仍然要检索平面图形;
*非功能性——即依商标法第十二条规定,仅由商品本身的性质产生的形状、为获得技术效果而需有的商品形状或者使商品具有实质性价值的形状不得注册。即使通过使用获得显著性,也不能获得注册。
*显著性——显著性是指商标能够区别商品出处的功能。对立体商标的前两种类型,显著性容易判断。关键是在后两种类型。以包装外形或商品本身的外形作商标是否具有显著性,首先是看有关包装是否可以指示商品的来源,是否具有“第二含义”商品本身的形状作立体商标也是如此。
(四)、颜色商标审查
关于颜色商标审查,这方面的标准尚未确立,颜色商标能否获准注册,关键在于它能否起到区别商品出处的作用。
(五)驰名商标的保护
依据《商标法》规定,商标专用权可以排斥他人在相同或类似商品上使用相同或近似商标,因此我们对在先商标的保护也基于相同或类似商品。跨类保护是驰名商标所特有的待遇。依照我局第五号令颁布实施的《驰名商标认定和保护规定》,对驰名商标给予超出普通商标的保护,则一般是在异议阶段或者其他后续程序中解决。进一步的操作规范正在制定过程中。
二、商标审查标准的新变化
《商标法》中规定了作为商标注册的条件和禁止商标注册的理由,但是由于法律规定比较原则,为了使商标审查员在进行商标审查工作中能够准确掌握商标审查尺度,做到准驳一致,避免产生偏差,需要一个审查工作的统一标准。我们现行《审查标准》是1993年制定的,随着《商标法》和《商标法实施条例》的修订,《审查准则》这两年也作了一定的修改,力求完善、系统、具有操作性。下面做一简要介绍。
(一)与宗教、民间信仰有关的商标审查标准
以宗教及其专指名称、圣物、图像、标记、法事场所作商标容易伤害宗教界感情,应禁止作商标。
1、宗教或民间信仰的偶像名称、图形及其组合,不得作为商标注册。宗教包括佛教、道教、伊斯兰教、天主教、基督教;民间信仰主要指妈祖。如“观音”、“阿拉”、“圣母”、“默娘”(妈祖)。
2、宗教活动场所的名称、图形及其组合,不得作为商标注册。如“金山寺”、“碧霞祠”(道观)。
3、根据国办1994年145号令规定,宗教组织或团体可兴办自养企业。宗教企业和宗教自养企业(经授权)可以将自己所在的宗教活动场所名称作为商标注册,但前提是这个宗教活动场所的名称在全国是唯一的,不会损害其他宗教活动场所的利益。如,河南少林寺实业发展有限公司经授权可以注册“少林寺”商标。
4、宗教的教派、经书、用语、仪式、习俗以及宗教人士的称谓、形象,不得作为商标注册。例如“喇嘛”、“小和尚”、“正一”(道教教派之一)、“色两目”(真主与你同在)。
5、虽与宗教有关,但联系不太紧密或是意思已经泛化的文字可以作为商标注册。如“涅磐”、“太极”。
(二)国名商标审查标准
1、以各国国名的全称、简称、官方缩写形式构成的商标或以国名的其他词性构成的商标,禁止使用并注册。但国名的旧称在不造成产源误认的情况下,可以注册。
2、商标由形容词修饰国名的,不予注册。
3、商标虽包含国名但从整体上已具有其他含义的,在不造成产源误认的商品上准予注册。如“中华龙鸟”,“HTTP//WWW.MICROSOFT.COM.US”。
4、商标是由国名和某一行业的通用名称构成,如果商标申请人是该国家或地区的垄断行业,在该国家或地区是唯一性的,不会造成消费者的误认的,可以注册。
(三)地名商标审查
地名商标主要指中国县级行政区划名称、公众知晓的外国地名构成的商标及包含上述地名的商标。原产地和地理标记除外。
1、一般原则:仅由行政区划或其简称、公众知晓的外国地名或者其同根词或其缩写构成的商标不予注册,有其他含义的行政区划名称除外。
2、两个以上的行政区划简称共同组成的商标,可以注册。如“京津”。
3、商标虽包含地名但已构成其他含义的,在不造成产源误认的前提下,可以注册,整体保护。如“芝加哥公牛队”。
4、某些特殊地域名称作为商标使用,且不会给消费者造成误导的,可以注册。如“南极”、“北冰洋”。
5、商标由显著部分及真实表示产品产源的地名构成,可以整体予以注册。如“欧典MADE IN GERMANY”。
(四)短语、句子商标的审查标准
1、获得注册必须满足以下条件:
*有显著特征,能起到区别作用
*不影响他人的善意使用
*不会误导或欺骗消费者
*与在先权利不构成冲突
*不得违反《商标法》其他规定
2、仅仅直接表示商品质量、原料、功能、产源、价格、使用对象等特点上的短语、句子,禁止注册。如“来自美丽的天山”、“补血精品”。
3、非独创性、流行的、普通的及公众熟知的公益性广告宣传用语,不具备商标应有的显著性,禁止注册。如“保护环境,人人有责”。
4、夸大宣传并带有欺骗性的短语、句子,禁止注册。
5、有其他不良影响的短语、句子,禁止注册。如“金钱万能”。
6、商标由短语、句子和其他显著部分构成,且短语、句子缺乏显著性(属于商标法第十一条不予注册的范围),可以注册,整体保护,非显著部分不在保护范围内。
(五)拼音商标与汉字商标近似判定标准
1、汉字商标和与其对应的拼音商标,一般不判为近似商标。但在先权是驰名商标或有其他特定含义除外。如“天达与TIAN DA”(不近似);“茅台与MAO TAI”(近似)。
2、汉字商标与由相同汉字和拼音组合成的商标,一般判为近似商标。
3、拼音商标与由相同拼音加汉字构成的组合商标,一般判为近似商标。
4、拼音商标与其近似的英文商标,判为近似商标。
5、两个由汉字加与其对应拼音组合构成的商标,如果汉字不近似,一般不判为近似商标。如“力康LIKANG与利抗LIKANG ”
(六)关于含有不规范文字的商标审查标准
1、商标中汉字,原则上要求使用规范汉字,即简化字。但考虑到商标的特殊性和港澳台的现实情况和历史传统,可以使用繁体字。
2、对于有错别字的商标依据商标法第十条一款八项驳回。
3、对于以各种书法形式书写的汉字,应提供出处,难以辨别的视为图形。
(七)商标法十条一款八项的理解与适用
第二节 集体商标、证明商标、
地理标志和地理标志的注册指南
一、集体商标、证明商标和地理标志的法律依据及保护意义
“集体商标”名称源自《保护工业产权巴黎公约》(以下简称《巴黎公约》)第七条之二和马德里协议及其实施细则。“证明商标”名称源自马德里协定及其实施细则。“证明商标”名称源自马德里协议及其实施细则。“地理标志”名称源自《与贸易有关的知识产权协议》(以下简称《知识产权协议》)。集体商标和证明商标的适用国家很多,我国在商标法中明确集体商标、证明商标和地理标志的规定是履行巴黎公约、马德里协定和《知识产权协议》的义务。
我国于1993年修订商标法实施细则和1994年12月30日国家工商行政管理局根据商标法实施细则发布《集体商标、证明商标注册和管理办法》(以下简称《办法》)中首次将集体商标和证明商标纳入商标法范围进行保护。经过几年的实践,有了比较成熟的经验,有必要在商标法中明确规定。2001年12月1日实施的商标法第三条明确规定:经商标局核准注册的商标为注册商标,包括商品商标、服务商标和集体商标、证明商标;商标注册人享有商标专用权 ,受法律保护。第十条第二款中规定县级以上行政区划的地名或者公众知晓的外国地名,不得作为商标。但是,地名具有其他含义或者作为集体商标、证明商标组成部分的除外。
对集体商标、证明商标和地理标志的规定是修改后商标法中新增加的内容,新商标法对集体商标和证明商标的保护将有利于我国生产力的提高和经济秩序的规范,有利于我国国民生活水平的提高,有利于保护和发展我国的经济和传统产品,有利于创造企业集团信誉和竞争力,也与国际公约的规定相一致。
集体商标、证明商标是社会发展的必然产物,它非常适应我国现阶段各种行业、各种经济实体的蓬勃发展,如轻工业、纺织业、加工业、种植业等,以及农村经济。各行各业、各种经济实体可以组织起来共用一个商标,即集体商标,参与市场竞争,参与国际竞争。利用证明商标的特点,提高商品的附加值、商品的质量和档次,提高企业的竞争力。
二、集体商标、证明商标和地理标志的概念
商标分为商品商标和服务商标两大类,集体商标和证明商标是这两大类商标中具有特殊地位的商标。
(一)集体商标的概念
《商标法》第三条第二款规定:集体商标是指以团体、协会或者其他组织名义注册,供该组织成员在商事活动中使用,以表明使用者在该组织中的成员资格的标志。
根据商标法的规定,集体商标是指某一组织的商标,而不是某一企业的商标。集体商标可以在商品上使用,也可以在服务上使用。集体商标的注册人,即该组织是该组织成员的代表,注册商标的权利属于一个集体,由该组织的成员共同使用,不是该组织的成员不能使用。因此,集体商标表示的是商标使用者属于某一个组织,体现其“共有”和“共用”的特点,表示该组织成员提供的商品或者服务相互遵守某种共同的标准。
(二)集体商标与商品商标、服务商标的区别
团体、协会或者其他组织可以申请集体商标,也可以申请商品商标、服务商标(以下均为商品商标),两者区别是:
1、集体商标与商品商标均为表示商品或者服务的经营者,但集体商标表示商品或者服务来自于某一组织;商品商标或者服务来自于某一经营者。
2、集体商标只能由某一组织申请注册,商品商标则可以由某一组织或者某一经营者、自然人申请注册。
3、申请集体商标注册的,必须提交该商标的使用管理规则,申请商品商标不必提交使用管理规则。
4、集体商标不得许可其组织以外的成员使用,商品商标可以许可本组织以外的人员使用。
5、集体商标准许其组织成员使用时不必签订许可使用合同,商品商标许可他人使用时必须签订许可使用合同。
6、集体商标转让时,受让人必须具备相应的主体资格,商品商标转让时受让人没有要求。
(三)证明商标的概念
《商标法》第三条第三款规定:证明商标是指由对某种商品或者服务具有监督能力的组织所控制,而由该组织以外的单位或者个人使用于其商品或者服务,用于证明该商品或者服务的原产地、原料、制造方法、质量或者其他特定品质的标志。
依据《商标法》的规定,证明商标应该由某个具有监督能力的组织注册,由注册人以外的其他人使用。因此,证明商标不是表示商标或者服务来源于某个经营者,而是用于证明商品或者服务出自某个原产地或者具有某种特种品质的标志。
(四)证明商标与商品商标的区别
1、证明商标表示商品或者具有某种特定品质,商品商标表示商品或者服务出自某一经营者。
2、证明商标的注册人必须是对所报的商品或者服务的特定品质具有监督能力的组织,商品商标的注册人可以是任何人。
3、证明商标申请注册时必须提交该商标的使用管理规则,商品商标不必提交使用管理规则。
4、证明商标的注册人不得在自己提交的商品或者服务上使用该证明商标,商品商标必须在自己经营的商品或者服务上使用自己的商标。
5、证明商标转让时,受让人必须是具有监督能力的组织,商品商标转让时的受让人没有要求。
(五)集体商标与证明商标的区别
集体商标与证明商标都是由多个商品生产经营者或者服务的提供者共同使用的商标,但是两商标具有不同点:
1、集体商标表示商品或者服务来自同一组织,证明商标表示商品或者服务具有某种特定品质。
2、集体商标和证明商标的注册人都必须是某一组织,但是,证明商标的注册人还必须是对所报商品或者服务的特定品质具有监督能力。
3、集体商标只要是该集体成员均可使用,该组织以外的人员不得使用,属于封闭的“俱乐部”型;证明商标是开放的体系,只要其经营的商品或者服务达到商标使用管理规则规定的特定品质,就可以要求使用该证明商标。
4、集体商标的注册人可以在自己经营的商品或服务上使用该集体商标,证明商标的注册人不能在其经营的商品或者服务上使用该证明商标。
(六)地理标志的概念
《商标法》第十六条第二款规定:地理标志是指标示某商品来源于某地区,该商品的特定质量、信誉或者其他特征,主要由该地区的自然因素或者人文因素所决定的标志。
根据《商标法》的规定,地理标志是表示商品或者服务来源于某个国家、地区、区域,该商品的品质、信誉或者其他特征是由该产地的自然因素或者人文因素所决定,商品具有与众不同的特点,商品的特殊品质与其产地的水、土、气候等地理环境有紧密联系。地理标志最基本、最常见的构成要素就是地名,可以是国家名称、地理名称或者行政区划名称。地理标志也可以由具有显著特征便于识别的文字、图形、字母、数字等可视性标志构成。
(七)地理标志与产地名称的关系
产地名称,顾名思义即是商品生产地的名称,是一地理名称,标示某国或者该国某地为某一产品的来源国或者来源地,与产品的品质没有必然联系。
根据《商标法》第十条第二款的规定,县级以上行政区划的地名或者公众知晓的外国地名不得作为商标。但是能作为商标注册的:1、县级以下的行政区划的地名;2、符合《商标法》第十六条规定的地理标志。
地理标志与产地名称的区别是,地理标志是具有特定含义的标志,它必须是与其标示的商品的特定品质、信誉或者其他特征相联系,该地理标志标示的产地对商品的价值具有较大的影响,产品特殊品质的产生来自于该产地的水质、土壤、气候等地理环境,同样的品种离开了该地区,其品质特征往往迥然不同。而产地名称仅仅是指商品的制造地点,产地对商品的品质等一般不产生影响,它不受商标法的保护。
三、申请人的资格
2003年6月1日起实施的修改后的《办法》,是继《商标法》和《商标法实施条例》对集体商标、证明商标和地理标志明确规定以后,对集体商标、证明商标和地理标志注册和保护的进一步规定和进一步的完善。
(一)集体商标注册申请人的资格
《商标法实施条例》第十三条第五款和《办法》第四条规定,申请集体商标注册的,应当附送申请人的主体资格证明文件,主体资格证明文件即是依法登记并具有法人资格的法律文书,如企业的〈营业执照〉、事业单位的批准文件,或者社会团体依法登记的登记证。根据《商标法》第三条规定的集体商标的定义,集体商标注册申请人应是由平等、独立的商品经营者或者服务的提供者组成的组织,即是俗称的“会员制”或者“俱乐部”形式的组织,而不是某个单一的企业或者个体经营者。
(二)证明商标申请人的资格
《商标法实施条例》第十三条第五款和《办法》第五条规定,申请证明商标注册的,应当附送主体资格证明文件并应当详细说明其所具有的或者其委托的机构具有的专业技术人员,专业检测设备等情况,以表明其所具有的监督该证明商标所证明的特定商品品质的能力。
证明商标注册申请人除与集体商标注册申请人一样,除必须提供依法登记并具有法人资格的法律文书外,还应提供详细说明申请人对其申请注册的证明商标所证明的商品特定品质具有监督能力的材料或文件,包括申请人具有商品特定品质方面的专业技术人员、专业检测设备等情况,或者证明商标申请人委托的具有该专业的机构的情况。另外,根据《商标法》第三条规定的证明商标的定义,证明商标的注册人应是对所报证明的商品或者服务的特定品质具有监督能力的组织,而不是自然人。
(三)地理标志申请人的资格
《商标法实施条例》第六条规定,地理标志可以作为证明商标或者集体商标申请注册。因此,有关对集体商标、证明商标注册申请人的规定适用于地理标志的注册申请人。但是,根据《办法》第四条的规定,地理标志作为证明商标申请注册的,还应当附送详细说明申请人具有或者其委托的机构具有的专业技术人员、专业检测设备等情况,以表示申请人具有监督使用该地理标志商品的特定品质的能力。
四、注册申请程序
(一)集体商标、证明商标和地理标志注册申请程序
集体商标、证明商标与商品商标、服务商标同属于《商标法》范畴,根据《商标法》第二章和《商标法实施条例》第二章的规定,集体商标、证明商标的注册申请程序与商品商标、服务商标申请程序一样。
可以作为集体商标或者证明商标的地理标志的申请程序同上所述。
(二)集体商标、证明商标注册申请时的注意事项
1、集体商标和证明商标的申请注册与商品商标相同,都是采用国际分类,按照《商标注册用商品和服务国际分类表》,将商品分为34类(即1-34类),服务分为11类(35-45类),按类申请。
2、集体商标和证明商标注册申请时虽然已经指定商标为集体商标或者证明商标,但未附送主体资格证明文件或者商标使用管理规则的,则由商标局予以退回,申请日期不保留。
3、申请时虽然附送了资格证明和商标使用管理规则,但是未指定商标为集体商标或者证明商标的,则由商标局退回,限期补正,申请日期予以保留。
4、作为集体商标或者证明商标的地理标志在申请时要提供省级以上的行业主管部门出具的申请人对其指定注册的商品上的特定品质具有监督能力及其商品生产地域范围的证明文件。
5、同一申请人,已经在同一种或者类似商品上注册了商品商标,又提交证明商标注册申请的,因为商品商标与证明商标的性质不同,前者表示出处,后者证明特定品质,为使消费者不致引起混淆,商标局将不予核准注册,除非申请人同时向商标局申请商品商标注销手续。
6、同一申请人的同一商标,已经在商品上注册了普通商标,又申请集体商标注册的,该申请人已经注册的商品商标不能许可非集体成员使用。
7、申请证明商标注册的,应该按照证明商标所证明的特定商品填写商品,不能随意扩大商品范围或者填报与证明内容无关的商品,否则,商标局将予部分驳回。
五、集体商标、证明商标注册申请时的特殊要求
集体商标和证明商标在注册申请时,既要符合商品商标注册申请的一般要求,又要根据《商标法实施条例》第十三条第五款和《办法》的有关规定,在申请书中予以声明,提交主体资格证明文件和商标使用管理规则等。根据《办法》第四条规定,申请集体商标注册的,还应当附送详细说明该集体组织成员的名称和地址。
集体商标和证明商标使用管理规则的内容在《办法》第十条和第十一条中有明确规定,主要包括:
(一)集体商标的使用管理规则
1、使用集体商标的宗旨
2、使用该集体商标的商品的品质
3、使用该集体商标的手续
4、使用该集体商标的权利、义务
5、成员违反其使用管理规则应承担的责任
6、注册人对使用该集体商标商品的检验监督制度
(二)证明商标的使用管理规则
1、使用证明商标的宗旨
2、该使用证明商标证明的商品的特定品质
3、使用该证明商标的条件
4、使用该证明商标的手续
5、使用该证明商标的权利、义务
6、使用人违反该使用管理规则应承担的责任
7、注册人对使用该证明商标商品的检验监督制度
六、集体商标、证明商标的实质审查
集体商标和证明商标注册申请的实质审查是对商标是否具备注册条件的审查,是依照《商标法》的有关规定审查,即商标是否属于《商标法》第十条禁用之列;商标是否具有显著特征,便于识别(《商标法》第十一条);商标是否与在先权利冲突(《商标法》第二十八条和第二十九条)。
根据集体商标和证明商标的含义,实质审查有其特殊方面,具体如下:
1、集体商标的审查
根据《商标法》第三条集体商标的定义和《商标法实施细则》第六条的规定,及其《办法》第四条的规定,集体商标实质审查除上述内容之外还需要审查注册人的主体资格和该商标的使用管理规则。
对集体商标的申请人资格的审查已在第二章第一节中说明。
对集体商标使用管理规则的审查包括:
(1)使用该集体商标的宗旨,其目的和意义不得违反法律规定和公共秩序;
(2)是否对使用集体商标的商品或者服务的质量提出特定要求及其在使用中如何实施检验所定的制度;
(3)使用者是否为其成员和涵盖其所有的集体成员,是否具有公正性;
(4)是否规定了其集体成员使用该商标的具体条件,如何与其成员履行使用该商标的手续;
(5)是否规定集体成员的权利、义务和违反该规则应该承担的责任;
(6)收取的管理费是否用于其商标的管理,不得以赢利为目的;
(7)注册人的权利和义务是否符合法律规定。
2、证明商标的审查
根据《商标法》第三条证明商标的定义和《商标法实施细则》第六条的规定,及其《办法》第五条的规定,证明商标实质审查还需要审查注册人的主体资格和该商标的使用管理规则。
证明商标是由多人共同使用的商标,该商标的使用具有引导消费者选择商品或者服务的意义,与消费者的利益密切相关。因此,在审查申请人的资格时主要考虑申请人是否具备其申请注册的证明商标所要证明商品特定品质的监督能力,具体内容见第二章第二节。
对证明商标使用管理规则的审查包括:
(1)使用该证明商标的宗旨,其目的和意义不得违反法律规定和公共秩序;
(2)该商标证明的商品或者服务的特定品质和特点及其是否具有的真实性;
(3)使用者使用该商标的条件及手续;
(4)是否规定了使用者的权利、义务和违反该规则应承担的责任;
(5)是否制定了证明商标在使用中申请人对标示该商标的商品实施检验的制度;
(6)收取的管理费是否用语于其商标的管理,不得以赢利为目的;
(7)注册人的权利和义务是否符合法律规定。
3、地理标志的审查
作为集体商标或者证明商标的地理标志,实质审查还应包括:
(1)该地理标志所标示的商品的特定品质、信誉或者其他特征;
(2)该商品的特定品质、信誉或者其他特征与该地理标志所标示的地区的自然因素和人文因素的关系;
(3)该地理标志所标示的地域范围。
地理标志的注册由商标局依事实来认定。
4、集体商标、证明商标的公告
经商标局初步审定的集体商标、证明商标与商品商标一样,商标局均予以公告,但公告的内容与商品商标又不尽相同。
《办法》第十三条规定,集体商标、证明商标的初步审定公告的内容,应当包括该商标的使用管理规则的全文或者摘要。集体商标、证明商标注册人对使用管理规则的任何修改,应经商标局审查核准,并自公告之日起生效。
《办法》第十四条规定,集体商标注册人的成员发生变化的,注册人应当向商标局申请变更注册事项,由商标局公告。
《办法》第十五条规定,证明商标注册人准许他人使用其商标的,注册人应当在一年内报商标局备案,由商标局公告。
《办法》第十六条规定,申请转让集体商标、证明商标的,受让人应当具备相应的主体资格,并符合商标法、实施条例和《办法》的规定,由商标局审查,经核准后予以公告。
集体商标、证明商标及其商标使用管理规则的公告,是使集体商标、证明商标的注册、使用及管理公诸于众,并受社会各界的监督。
七、特殊标志的保护
根据1996年7月13日由国务院颁布并实施的《特殊标志管理条例》中具体规定审查及保护。
# 国家商标局商标代理人培训班培训讲义之三
国家商标局商标代理人培训班培训讲义之三商标变更、续展、转让及商标权质押
主讲人:商标局变更续展处 付勇军
第一节 注册商标和注册申请的变更
《商标法》第二十三条规定,注册商标需要变更注册人的名义、地址或者其他注册事项的,应当提出变更申请。《商标法实施条例》第十条规定,申请人变更其名义、地址、代理人,或者删减指定的商品的,可以向商标局办理变更手续。
从上述法律规定可以看出,对于注册商标的注册人,其名称、地址或其他注册事项发生变更的,应当提交变更申请,这是法律规定注册人应当履行的义务;不履行该义务的,根据《商标法》第四十四条第(二)项和《商标法实施条例》第三十九条的规定,由工商行政管理部门责令注册人限期改正;拒不改正的,报请商标局撤销其注册商标。
《商标法实施条例》第十七条规定注册申请的申请人,其名称、地址或其他注册事项发生变更后,可以办理变更手续,是法律赋予申请人的一项权利,申请人可以申请变更,也可以不申请变更。
一、变更申请的种类
根据申请变更内容的不同,变更申请分为以下四类:
(一)变更注册人或申请人名义和地址
根据有关法律法规的规定,自然人、法人或其他组织的姓名、名称改变后,必须履行一定的手续才能承继其商标权。否则,当注册人行使其权力时,就不能有效证明该商标为自己所有,其商标专用权就不能及时得到保护,因为法律只承认原名义注册人享有商标权。但是这种更改仅限于注册人称谓和地址的改变,与商标权的内容无关,这种变更是在商标属于同一注册人所有的情况下发生的,不存在商标权力的转移,其结果是注册人的名称有所变化,但商标权力是连续的。
(二)变更商标代理人
按照《商标法》第二十三条、《商标法实施条例》第十七条规定,注册人或者申请人需要变更其商标代理人的,可以向商标局提出变更商标代理人申请。商标代理人变更后,有关该商标或申请的驳回、注册异议、争议和连续三年停止使用撤销申请等事宜,商标局将通过变更后的商标代理人通知注册人或申请人。
变更代理人申请仅适用于注册商标或注册申请人的代理人变更,对于变更异议答辩和评审答辩代理人的,应专门向有关部门提出申请。
(三)删减商品或服务项目
删减商品或服务项目属于《商标法》第二十三条规定的变更其他注册事项的范畴,注册人或申请人可以通过递交《删减商品/服务项目申请书》,删减指定的商品或服务项目。
需要指出的是,由于《商标法实施条例》第四十六条增加了部分注销的内容,但注销部分商品或服务项目仅适用注册商标,因此对于注册商标,删减商品或服务项目也可以通过注销程序办理;而对于注册申请,删减商品或服务项目也可以通过办理撤回商标注册申请,撤回需要删减的商品或服务项目;上述注销申请和撤回商标注册申请按规定不需要交纳任何商标规费,从这个意义上说,删减商品或服务项目申请作为变更申请的一种,完全可以用部分注销申请和部分撤回申请取代。
(四)更正商标申请或注册事项
注册人或申请人发现其商标申请文件或注册文件存在明显错误的,可以申请更正,申请更正应填写《商标申请/注册事项申请书》。根据《商标法》第三十六条规定,这种更正不涉及商标申请文件或者注册文件的实质性内容,即涉及图样的更改、商品或服务项目的增减变化、权利人的变动都是不允许的,一般限于由于申请人或代理人的疏忽造成的打印错误等。
一、变更申请的受理和审查
变更申请应根据变更内容选择国家工商行政管理总局公布的规定书式,对于尚未获得注册的商标申请和已核准注册商标的变更申请,使用的是同一变更书式。
需要办理变更申请手续的,可以直接到国家工商行政管理总局商标局办理变更申请,也可以委托商标代理组织办理。根据〈商标法〉第十八条规定,外国人或外国企业应当委托国家认可的具有商标代理资格的组织代理。
根据〈商标法实施条例〉第十条的规定,变更申请的申请日期,直接递交的以递交的日期为准,邮寄的以寄出的邮戳为准。
应提交和准备的文件:
1,变更申请书〈根据变更内容选择书式〉;
2,委托代理组织办理的,应该附上商标代理委托书;
3,直接办理的,应该附上申请人和经办人的身份证复印件;
4,变更注册人名义还应提供登记机关出具的证明文件。
(一)变更注册人或申请人名义和地址
申请变更商标注册人或申请人名义、地址现在使用的是同一书式,注册人或申请人名义、地址同时变更的可以在同一份申请书中提出,只须交纳一份变更规费。
商标局对变更注册人或申请名义和地址早班的审查分为书式审查和实质审查:
1、书式审查:书式审查主要内容包括:申请文件是否齐备、书式使用是否正确、填写内容是否符合规定等。
根据〈商标法实施条例〉第二十四条第二款规定,变更商标注册人名义的,应当提交有关登记机关出具的变更证明文件。变更文件内容应该和申请书填写的内容相符,即,变更证明文件的变更前名义与申请书填写的变更前名义相符,变更证明文件的变更后名义与申请书填写的申请人名义相符。外国企业国中文译名不同而需要改变其中文名称的,可以不附变更证明,但应说明其英文名称不变。
经过书式审查,符合规定的,商标局发给申请人受理通知书。
2、实质审查
变更申请在书式审查合格并按规定交纳了商标规费后,进入实质审查阶段。实质审查主要是审查申请书填写的变更前名义与商标局档案登记的注册人或申请人名义是否相符,变更申请是否符合〈商标法实施条例〉第二十四条的规定等。
根据〈商标法实施条例〉第二十四条第三款的规定,变更商标注册人名称或者地址的,商标注册人应当将其全部注册商标一并变更;未一并变更的,视为放弃变更申请,商标局应当书面通知申请人。
对于尚未获准注册的商标申请,法律并未要求一并变更,但是,在相同或类似商品上的注册申请与已申请变更名义的商标如果存在相同或近似的情况,应该一并申请变更,否则商标局可能驳回该注册申请。
对注册商标的变更申请,经审查符合规定的,商标局发给注册人相应的变更证明,并予以公告;对注册申请的变更申请,经审查符合规定的,商标局发给申请人变更申请核准通知书。
(二)变更商标代理人
1、书式审查的主要内容是申请文件是否齐备、书使用是否正确以及申请书填写内容是否完整规范等,经审查合格的发给受理通知书;因为符合有关规定而不予受理的,书面通知申请人。
2、实质审查主要审查申请书填写的申请人、变更前代理人与商标局档案登记是否相符,申请人是否是商标的注册人等内容,经审查符合规定的,发给申请人变更代理人核准通知书。
(三)删减商品或服务项目
1、书式审查的主要内容是申请文件是否齐备、书式使用是否正确以及申请书填写内容是否完整规范等,经审查合格的发给受理通知书。
2、实质审查主要是审查申请书填写的申请人是否是商标的注册人、删减的商品或服务项目是否是原核定使用的商品或服务项目等内容,经审查符合规定的,对发给申请人相应的核准通知书,并予以公告。
(三)共有商标的变更申请
〈商标法〉第五打明确规定和承认了商标权可以由两个以上的自然人、法人或者其他组织共同享有,〈商标法实施条例〉第十六条还规定,共有商标应当指定一个代表人,没有指定的,可以推定申请书顺序排列的第一人为代表人。
共有商标办理变更申请时应注意以下问题:
(一)共有商标的所有类型的变更申请应由代表人申请和办理,申请书首页只填写代表人的名称和地址,其他成员名称应列在附页;
(二)共有商标在办理变更代理人、删减商品或服务项目或变更代理人时,应取得其他共有成员的同意。并提交全体成员同意变更的书面文件。
(三)商标共有人中一个或一个以上成员名称、地址变更时,应办理变更名称/地址申请;在申请变更时,申请书首页只须填写变更前、后代表人的名称和地址,其他成员的变更前、后名称填写在附页中。如果其他成员的名称没有变更的,可以不填变更后名称。
(四)商标共有人中一个或一个以上成员名称发生变更,向商标局提交变更申请时应附送发生变更的成员积压自所属的登记机关出具的变更证明文件原件。
(五)商标通过变更其共有性质不会发生变化,原共有商标仍为共有商标。
四、申请人应收到的变更证明及有关通知
申请人收到的变更证明及有关通知主要有以下六种:
(一)受理通知书:经书式审查,变更申请符合规定的,商标局发给申请人受理通知书;
(二)不予受理通知书:经书式审查,变更申请不符合有关规定的,商标局发给申请人不予受理通知书。对不予受理的变更申请,不收取商标规费;
(三)变更证明或通知:经实质审查,变更申请符合规定的,商标局予以核准,并根据申请的类型,发给相应的通知或证明,并予以公告;
(四)补正通知书:经实质审查,发现变更申请书存在以下问题的,发给补正通知书:
1、变更名义申请书填写的变更前名义与商标局档案登记的名义不相符的、或其他变更申请的申请人名义与商标局档案登记的名义不相符的;
2、变更名义地址未将其全部注册商标一并变更的;
3、证明文件不符合规定要求的。
收到商标局发给的补正通知书后,申请人应在限期内按规定要求改正,并将通知书原件交回商标局;申请人对补正通知书有不同意见的,也可以在通知书背面陈述,并将通知书原件交回商标局。
(五)不予核准通知书
经实质审查,发现变更申请有下列情形的,商标局对变更申请不予核准,发给不予核准通知书:
1:已办理过相同内容的变更申请;
2:发给补正通知书后未按要求补正的:
3:申请变更的商标已经失效(注销、被撤销、因未续展而过期等)
申请人对不予核准变更申请有不同意见的,可以向商标局书面陈述。商标局经审查认为申请人陈述的理由成立的,收回原不予核准通知书,继续对变更申请进行审查。
(六)视为放弃通知书
对于变更名义地址申请,经审查发现未按规定时限提供变更证明的,或未按补正通知书的要求将其全部注册商标一并变更,视为申请人放弃该变更申请,商标局发给视为放弃申请通知书。
对于商标局发给的不予受理通知书、不予核准通知书和视为放弃通知书不服的,申请人可以向有管辖权的人民法院提起行政诉讼,由人民法院做出终局裁定。
几点注意事项:
1:变更证明的发证明机关
2:变更证明原件的问题
3:涉外变更证明的翻译问题
4:补正回文的上报
第二节 注册商标和注册申请的转让
一、商标转让的概念和种类
商标权利的取得有两种途径,一是原始取得,即不以市场上存在的商标权为依据,而是通过申请商标注册经核准后从而获得商标权,另一种是即受取得,即商标权不是最初直接由商标注册机关授予,而是以市场上已经存在的商标权利为依据,通过继承或转让等方式获得的商标权。
由于商标资源的有限性,以及商标权原始取得的周期长、不确定因素多等等原因,商标转让作为商标权利取得的一种途径,其重要性为越来越多的市场参与者所认识,由于通过商标转让获得商标权的时间快、程序简单和权利稳定等因素,越来越多的个人和企业倾向于以商标转让方式获得商标权。
商标的转让可以合理有效的配置商标资源,避免商标资源的浪费,使商标权利得到延续,避免了商标权利的终止。
转让注册商标应当履行法律规定的手续,而且必须经过商标局核准公告后,转让行为才能生效。转让注册商标而不向商标局办理有关手续的,属于自行转让注册商标的行为。依据〈商标法〉第四十四条第(三)项和《商标法实施条例》第三十九条的规定,将由工商行政管理部门责令限期改正;拒不改正的,报请商标局撤销其注册商标。
(一)合同转让:合同转让是最为常见的一种转让形式,是指商标所有人根据自己的意志,按照一定的条件通过签订转让合同的方式,将自己享有的注册商标权转让给他人,也称契约转让。转让的标是是注册商标的所有权,包括对商标占有、处置和收益的权利。
商标权的合同转让是转、受让双方的共同意思表示,是一种合同行为,应当遵守自愿、公平和诚实信用原则。
(二)继承转让(商标转移):所谓继承转让是以继承、遗产分配等形式取得商标权的一种方式,是指注册商标所有人死亡或终止后,由承继其权利的义务的自然人、法人或者其他组织继续使用其注册 商标专用权。
《商标法实施条例》引入了移转的新概念,移转主要适用包括继承转让在内的下列情形:
1、因为注册人死亡继承注册商标的。
自然人所有的商标权,在注册人死亡后,依照法律规定享有继承权的继承人可以依法继承该注册商标。
2、注册人因分立、合并或改制等原因消亡后,分立、合并或改制后的企业需办理商标过户的;企业分立、合并或者改制时,应在清产核资过程中明确核算商标权的价值,并在企业分立、合并或改制合同及有关政府文件中明确商标权利的归属,并办理商标移转手续。
3、企业破产后由清算小组对其商标进行处置的。根据《破产法》和《民法通则》的有关规定,企业破产后,其财产的处理;归企业破产清算小组所有,因此破产企业商标权应由清算小组处理。
4、依据生效的法律文书对注册商标强制执行转让过户的。注册商标权作为执行标的被人民法院强制执行时,如果被执行者不按法院裁定执行的,依照相关法律文享有该商标权利的当事人应凭相关法院向商标局发出的协助执行通知书,办理移转手续。
5、其他因转让以外的事由发生注册商标专用权人移转的。商标注册人变更名义和转让/移转从表面看都是注册人的名称变了,但其变化的实质、原因和产生的后果是不同的:
1、变更注册人名义是指注册商标所有人姓名或名称的变动、更改。这种更改仅限于注册人称谓的改变,与商标权的主体无关,这种变更是在商标属于同一主体所有的情况下发生的,不存在商标权利的转移,变更的原因是因为权利人在有关登记部门登记的名称发生了变更,变更的后果是注册人的名称有所变化,并不涉及商标权的主体。
2、商标转让或移转则是在不同主体之间发生的,其发生的原因是由于转让合同或继承、移转等,其实质是存在着商标权利的转移,其后果是自商标权转移生效之日转让人失去商标权利,受让人获得商标权利。
二、关于商标转让法律规定的变化
新《商标法》、《实施条例》对转让的规定有如下的变化:
(一)《实施条例》第17条新增了对商标注册申请可以办理转让:
1.根据《商标法》第5条的规定,商标可以共有,因此转、受让人均可以为多人,即非共有商标通过转让可以变为共有商标,共有商标通过转让也可能变为非共有商标;
2.不再使用驳回转让申请的概念,对没有将同一种或者类似商品上注册的相同或者近似的商标一并申请转让的,使用视为放弃转让申请的概念;对可能产生误认、混淆或者不良影响的转让注册商标申请使用不予核准的概念;
3.对转让商标的专用权转移时间做出了明确规定,《商标法》第三十九条第二款规定,受让人自公告之日起享有商标专用权;
4.申请人如对商标局的转让决定不服的,不再通过商标评审委员会复审,可以直接提起行政诉讼,将商标局针对转让申请的行政行为直接纳入司法审查的范畴。
三、转让商标的前期工作
在向商标局提交转让申请之前,应做以下工作:
1、转让人应为转让商标的合法权利人:只有转让人是商标的合法权利人,才有将商标转让的权利,否则将导致转让申请无法被核准。由于我国自1995年起对办理变更和转让商标时不再采用附送注册证并在原证上加注的方式,而采用另发变更和转让证明的方式,因此仅从注册证上标注的注册人还不能确定其是否为最终的商标所有人,应该通过向商标局查询以确定该商标的注册人。
2、转让商标应为有效注册商标:只有有效的注册商标才拥有商标专用权,因此应该了解清楚受让商标是否在注册有效期内,是否已被注销、撤销而丧失了商标专用权。
3、转让商标是否被法院查封或办理了质押登记:被人民法院查封的商标以及办理了质押登记的商标,在查封期间和质押期内,未经人民法院和质权人的同意,该商标不得转让。
4、转让商标的许可使用情况:受让商标许可他人使用的情况直接影响到受让人的权利,因为根据现行法规,发生在后的商标转让合同不能影响在先的许可合同的效力,即商标注册人变换后,被许可人在许可合同有效期内仍可继续合法使用该商标,从而对受让商标的受让人产生不利影响。
5、商标是否存在确权案件或权属诉讼。
可能导致商标权利丧失的确权案件主要有:
1:根据商标法第四十一条向商标评审委员会提出的注册商标争议裁定申请;
2:根据商标法第四十四条第四款向商标局提出的撤销连续三年停止使用注册商标申请;
3:商标局依法行使职权主动做出撤销注册商标决定;
4:根据第四十七条向商标局提出的因注册人消亡而注销其注册商标的申请。
上述四种情况在新《商标法》实施后都已纳入司法复审范畴。
权属诉讼是第三人对受让商标的权利归属提出的争议,该类争议属于人民法院管辖范畴,该类案件结果可能导致原注册人不再拥有商标的所有权。如受让商标确定存在上述不稳定因素,受让人应审慎客观地分析案件结果可能对受让商标权利产生的影响,方可做出决定。
(二)相同近似商标应一并转让。
根据《商标法实施条例》第二十五条规定,转让注册商标的,商标注册人对其在同一种或者类似商品上注册的相同或者近似的商标,应当一并转让。
因此,在受让商标时,应查清楚转让人的所有注册商标和商标申请的情况,并根据商品或服务类似程序和商标近似程序判断应将哪些商标一并转让。
(三)签订转让协议。
按照《商标法》第三十九条的规定,转、受让人应当签订转让协议。协议内容应符合法律规定,不得损害社会公共利益。另外,由于在商标转让过程中,转、受让人针对受让商标的信息是不对称的,受让人处于弱势地位,受让人应要求转让人对商标权利的瑕疵担保责任。
另外,如果转让的注册商标已有在先签订的许可合同,受让人应与转让人对已签订的许可合同的处理做出明确约定。
(四)商标专用权的转移时间。
根据《商标法》第三十九条的规定,受让人自公告之日起享有商标专用权,核准转让证明在转让注册商标公告之日后才发放给受让人。法律对注册申请的转让生效时间、移转的生效时间均未做出明确规定。
四、转让申请的案件审查
转让申请的案件审查,是指对转让申请的形式要件进行审查,看其是否符合受理条件。符合条件的,予以受理,发给受理通知书;不符合条件的,不予受理,发给不予受理通知书。
(一)直接受理和代理组织代理。
按照收文方式不同,转让申请可以分为直接受理和经代理组织代理两种
直接受理的,由申请人直接在受理大厅将申请书件交付申请处受理人员,经受理人员审查案件合格的,予以收文。申请人在受理大厅直接办理缴纳商标规费手续。
经代理组织代理的,由代理组织将申请案件直接交付或邮寄给通达商标服务中心收文科,经其审查合格的,予以受理。受理之后,由综合处财务办理规费扣缴手续。
(二)书件审查的准则
1、基本要求
1.A:申请书应使用国家工商总局公布的书式,并按规定使用中文,打字或者印刷,工整清晰。内容填写完整,除另有规定外,不得有缺项、漏项;
B:受让人为自然人的,还应在申请书受让人名称后标注身份证件号码;
C:受让人应提交能够证明其身份的有效证件的复印件;
D:委托代理组织代理的,应附上委托书并由受让人盖章或签字;同时转让申请书应加盖代理组织章戳并由代理人签字。
2、共有商标转让申请的书件审查:
A、下列情况均应在申请书是否共有商标一栏选择“是”,并填写附页;共有商标通过转让成为非共有商标;非共有商标通过转让成为共有商标;共有商标因成员增、减或更替办理转让的。
B:商标的受让人为共有人时,共有人应指定一名代表人,并由代表人办理转让申请手续:
C:共有商标申请转让,申请书的转、受让人名称、地址均应填写代表人的名称、地址,并盖章或签字,附页填写转让前、后其他共有人名称并盖章或签字,附页不须填写其他共有人的地址。
3;移转申请书件审查。
A:办理移转申请使用的书式与转让的书式相同;
B:注册人的法人资格因破产、解散、企业注销等原因终止后,在清算过程中需办理移转让续时,由相应的清算组织在转让人章戳处盖章;
C:注册人因合并、被兼并、改制等原因需要办理移转手续又无法加盖公章的,应提供下列文件:政府或上级主管机关批复的合并、兼并或改制文件,没有相关批复文件的,应提供公司登记机关出具的有权继承该商标的证明文件;申请人的营业执照等身份证件的复印件。
D:注册人为自然人的,其死亡后,受让人办理移转手续时应提供其有仅继承该商标的法律文书;
E:上述第2、3条所指证明文件或法律文书应为原件或加盖出具文件机关印章的复印件或经公证的复印件(多份申请可只附一份正本、其余附副本),外国人或外国企业提供的证明文件或法律文书应附中文译本,并由翻译单位盖章。这些文件应明确、清楚地确认商标权利归属人,并与转让申请的受让人一致;
F:由法院判决或裁定执行的注册商标移转,申请人在提交的移转申请时应附有依据的法律文书;法律文书应满足下列条件:
1:法律文书应载明被执行人和受让人名义、商标注册号等;
2:被执行人应与申请书填写的转让人名义相符;
3:申请书填写的注册号与协助执行通知书载明的注册号相符。
(三)不予受理的情形
经审查,转让申请不符合上一节规定的书件审查准则的,对转让申请不予受理,发给申请人不予受理通知书,其主要情况如下:
1:未使用规定的书式的;
2:未使用中文填写转、受让人的名称和地址的;
3:未填写商标注册号/申请号的,或经核对注册号填写错误的;
4:填写的注册号在计算机数据库中不存在的;
5:未填写类别,且经与计算机数据核对无法确定其类别的;
6:未以打印方式填写申请书的;
7:字迹或印章模糊,无法辨认、识别的;
8:委托代理组织办理时,受让人未在委托书上盖章或签字的,或申请书上填写的受让人名称与委托书上的盖章或签字不一致的;
9:委托代理组织办理时,代理组织或代理人未在申请书上盖章或签字的,或申请书上未填写代理组织名称的;
10:申请书上填写的转、受让人名称与盖章或签字不一致的;
11:转让人未在申请书上盖章或签字的,且未提交有关证明文件或法律文书的;
12:办理移转手续时提交的有关证明文件和法律文书内容与申请书的转、受让人名称、注册号等内容不一致的;或提交的有关证明文件和法律文书未能明确说明商标权利的归属的;
13:外国人或外国企业申请移转时,未附送上述证明文件和法律文书的中文译本的。
五、转让申请的实质审查
转让申请在通过了初步审查后,需要缴纳规定的商标规费,然后进入实质审查阶段。转让申请的实质审查是对转让申请是否符合实质要件进行的审查,主要是审查商标权主体、商标权权利及对同一主体名下的商标之间相同近似性、转让是否可能使人产生误认、混淆或其他不良影响。
(一)转让申请的实质审查准则
对转让申请可以分以下四步进行审查:
1、转让人的主体资格审查
注册商标转让,需要审查转让人是否是商标注册人,即审查申请书上填写的转让人名称与商标局档案记录的注册名义是否相符。
在申请流程中的商标转让,也同样需要审查转让申请书上填写的转让人名称与商标局档案记录的申请人名义是否相符。
转让人为共有人时,在审查其主体资格时需要审查共有主体是否与商标登记的注册人相符,不能仅依据代表人名义是否相符判定转让名义是否相符。例如,共有人A、B(A为代表人)与共有人A、C(A为代表人),应认定为不同主体、名义不符;而共有人A、B(A为代表人)与共有人B、A(B为代表人),应认定为同一主体,名义相符。
有鉴于此,在检索转让人是共有人名下的全部商标时,应将共有成员逐一作为代表人检索,并判断这些商标是否与转让人名义相符。对于名义相符的商标,应继续进行审查。
2、商标权权利审查
注册商标申请转让,该注册商标应符合下列条件:
注册商标在注册有效期内;
注册商标未被注销、被撤销;
注册商标未被人民法院查封;
注册商标未在商标局办理过质押登记。
在申请流程中的商标申请转让,需要审查该申请的申请流程是否已经结束,如果全部驳回的决定已经生效,或裁定不予注册的异议裁定已经生效,则不必核准转让。
3、商标相同近似性的审查。
注册商标转让,根据《商标法实施条例》第二十五条第二款的规定,商标注册人对其在同一种或者类似商品上注册的相同或者近似商标,应当一并转让。这些被引证要求一并转让的商标应符合下列条件:
与申请转让的商标同属一个主体所有未同办理转让申请,或虽同时办理了转让申请,但与审查的转让商标不是同一受让人;特别是当受让人为共有人时,需要仔细审查受让人是否为同一主体;其商标标志与申请转让的商标标志相同或近似其核定使用商品与申请转让的商标的核定使用商品相同或类似;
对于尚未进行实质审查的注册申请,不需要引证要求其一并转让;在申请流程中的商标转让,在其注册申请尚未进入实质审查阶段前,以不审查是否有相同近似商标需一并转让;如已经进入实质审查阶段,应证其相同近似商标要求一并转让,审查准则与前述注册商标相同。
4、对转让可能产生误认、混淆或其他不良影响的审查。
根据《商标法实施条例》第二十五条第三款的规定,对可能产生误认混淆或其他不良影响的转让注册商标申请,商标局不予核准。可能产生误认、混淆或其他不良影响的转让主要包括下列情形:
集体商标、证明商标:集体商标、证明商标转让,需要审查受让人有有符合法律法规规定的检测和监督能力,是否符合集体商标、证明商标的主体资格;
含有商品的地理标志或地名的商标:引类商标转让给该地区以外的其所有人时,需要审核是否会产生混淆、误认;
注册商标申请转让时,在同一种或者类似商品上正在申请注册相同或近似的商标已经审查处审查通过或初步审定的,如不一并转让可能使消费者产生误认、混淆的其他可能产生误认、混淆或其他不良影响的转让申请。
(二)补正(改正)通知
在进行实质审查后,转让申请不符合审查准则的要求,存在下列情况的,需要通知申请人予以改正:
1、因转让申请书填写的转让人名称与商标局档案记录的注册人名称不一致产生的名义不符,存在多种可能性。
A:申请书填写的转让人已在商标局办理过变更或转让手续,需要通知填写正确的转让人名称;B:申请书填写的转让人名称由于中文译名的不同导致名义不符但外文名称是一致的,需要通知填写正确的中文名称;C:申请书填写的转让人曾发生过变更但未在商标局办理变更手续的,需要通知补办变更手续。
2:申请转让商标已经超过有效期但尚在宽展期内,可以通知受让人及时办理续展申请的;
3:申请转让商标已经办理了质押登记的;
4:注册人对其在同一种或者类似商品上注册的相同或者近似的商标未一并转让的;
5:转、受让双方向商标局提出书面申请一致同意撤回转让申请。
(三)对补正(改正)通知书回文的审查
申请人在收到补正(改正)通知书后,在规定期限内按照通知书的要求予以改正,并将通知书原件交回商标局后,商标局对该转让申请根据申请人的补正内容进行审查:
1、名义不符的,经改正后名义相符的,且转让申请符合其他审查要求,予以核准;
2、转让商标超过有效期限,经改正后在宽展其内办理了续展申请的,且转让申请符合其他审查要求的,予以核准;
3、转让商标被质押,经改正后解除了质押,或者质权人书面同意该转让的,且符合其他审查要求的,对转让申请予以核准的;
4、相同或者近似的商标未一并转让的,经改正后相同或者近似的商标已经办理了一并转让手续的或已经办理注销手续的,且转让申请符合其他审查要求的,不予核准;
5、补正(改正)内容不符合要求的,根据不同情况不予核准转让或对转让申请视为放弃。
申请人在收到补正(改正)通知书后,在规定期限内按照通知书的要求提出了不同意见,并将通知书原件交回商标局后,商标局对申请人的意见进行核实后,认为申请人意见成立,原要求补正(改正)内容有误的,应对转让申请继续进行审查,转让申请符合其他审查要求的,予以核准;
申请人在收到补正(改正)通知书后,未能在规定期限内交回通知书原件或者未按照通知书的要求补正(改正)的,经核实原要求补正(改正)内容准确无误、申请人并未改正的,对转让申请不予核准或者视为放弃。
(四)不予核准通知
经审查,转让申请存在下列情况的,不予核准:
1:名义不符,且转让申请收上填写的转让人名义曾经过变更、转让的,或已经办理了相同内容的转让申请的;
2:转让商标已经丧失了商标权利(被撤销、被注销)或申请流程已经结束(撤回申请、驳回申请等)的;
3:转让申请书填写了错误的注册号码的;
4:转让申请书未使用中文填写转、受让人名称的;
5:撤回转让申请经补正后符合规定手续和内容的;
6:商标被法院查封的。
(五)视为放弃申请
转让申请视为放弃是针对已经发过补正(改正)通知的转让申请。
经审查,未将注册人在同一种或者类似商品上注册的相同或者近似的商标一并转让的,经补正(改正)通知后,存在下列情况的,该转让申请视为放弃:
1:经补正(改正)通知后,未作改正,相同或者近似的商标未办理转让手续的或注销手续的;
2:经补正(改正)通知后,相同或者近似的商标虽办理转让手续,但受让人与原转让申请不同的;
3:经补正(改正)通知后,部分相同或者近似的商标虽办理转让手续,但仍有相同或者近似的商标未办理转让手续的;
4:经补正(改正)通知后,针对相同近似性提出不同意见,但经审查意见不成立的。
六、转让争议
这里所述的争议,不是商标法第五章有关争议的概念,而是指在转让生效后或转让申请过程中,转、受让双方当事人或者第三人因为同意转让而向商标局申诉的一种行为。具体情况有以下两类:
(一)对转让行为发生的争议。
1、在转让生效后或在转让申请过程中,转、受让双方当事人之间对转让合同的条款理解、合同效力以及履行等发生的争议。
2、转让人认为转让申请伪造、仿冒了其公章或签字,在其不知情的情况下将其拥有的商标权转让,因此发生的民事争议。
3、注册人因各种原因终止或死亡后,当事人之间就商标权的归属发生的争议。
在实践中,许多发生上述争议的当事人要求商标局来解决纠纷,这是不恰当的。因为转让合同是当事人之间的一种民事行为,商标法中并没有相关规定赋予商标局可以调解事解决争议的权利,因此在程序上是不可行的。实际上,诉讼或是仲裁是解决此类合同纠纷的合法途径。
在争议过程中,如果转让申请尚未被核准公告,商标权尚未转移的,可以在诉讼中向法院申请财产保全措施,商标局将根据法院的协助执行请求中止对该转让申请的审查。如果转让申请已经被核准公告,商标权已经发生转移的,只及在法院判决转让行为无效后,根据生效的法律文书请求商标局对相关转让予以撤销。
(二)对商标局就转让申请做出的具体行政决定发生的争议。
转、受让双方对商标局就转让申请做出的具体行政决定不服的情况有以下几种:
1、对不予受理决定不服的;
2、对视为放弃申请的决定不服的;
3、对不予核准决定不服的。
对商标局上述决定不服的,转、受双方可以直接向有管辖权的人民法院提起行政诉讼。当事人认为商标局的转让审查工作中出现错误的,也可以直接向商标局陈述理由。商标局核实后认为当事人陈述的理由成立的,也可以依职权纠正错误。
第三节 注册商标的续展
一、注册商标续展的概念和意义
注册商标的续展注册是指注册商标有效期满需要继续使用的,应在法律规定的期限内,通过商标局办理续展注册申请手续,使商标有效期限得以延长,商标权利得以继续维持。
通过商标续展注册,注册商标的有效期限得以延长,注册人对该商标的法定权利得到延续,从而保证了注册商标在市场经济活动的连续性、稳定性,保护了权利人运用商标作为载体体现其商誉的积极性。也使得商标权利的财产权性质得到进一步地体现。
根据《商标法》第三十八条,《商标法实施条例》第二十七条的规定,每次续展注册的有效期与注册商标的有效期一样均为十年,自该商标上一届有效期满次日起计算。
二、商标续展申请的受理和审查
根据《商标法》第三十八条,《商标法实施条例》第二十七条的规定,注册人应当在注册商标有效期届满前6个月内提出续展申请。如果未能在此期间提出申请的,法律规定还另外给予了6个月的宽展期,即在有效期届满后6个月内,可以允许办理续展注册的申请手续,但需要缴纳延迟费。宽展期届满后,仍未申请续展的,由商标局在注册簿中注销该商标。
根据《商标法实施条例》第十条的规定,续展申请的申请日期,直接递交的以递交日为准,邮寄的以寄出的邮戳为准。邮戳不清晰或没有邮戳的,以商标局实际收到日为准,但当事人能够提出实际邮戳日证据的除外。
(一)续展申请的办理
申请人可以直接到国家工商行政管理总局商标局办理续展申请,也可以委托商标代理组织办理续展申请。根据《商标法》第十八的规定,外国人或外国企业应当委托国爱认可的具有商标代理资格的组织代理。
办理续展申请应当提交下列文件:
1:续展申请书;
2:委托代理组织办理的,应附商标代理委托书;
3:直接办理的,应附申请人有效证件的复印件,以及经办人的身份证复印件;
共有商标的续展申请手续由代表人办理。
(二)续展申请的审查
修改后的《商标法》和《商标法实施条例》规定的商标续展程序更加简化,对续展申请不再进行实质性审查,并取消了原《细则》中对续展申请需要附商标图样以及驳回续展和驳回复审的规定。
对续展申请的审查内容主要有:
1:申请人名义是否与商标局档案登记的注册人的名义一致;
2:申请日期是否在法律规定的期限内;
3:商标是否存在注销、撤销等失效情况;
经审查,续展申请符合法律规定的,商标局予以核准,发给申请人续展注册证明,并刊登公告。
经审查中,续展申请人与注册人名义不一致的,由商标局发给补正通知书,申请人应按补正通知书规定的期限予以改正,商标局对补正后的申请继续予以审查。对不符合有关法律规定且无法改正的,如:申请超过法定期限或商标已经被撤销等原因的,商标局不予核准,并书面通知申请人。
对商标局的不予核准决定不服的,当事人可以向商标局书面陈述自己的意见,商标局认为陈述理由成立的,可以对续展申请重新审查。当事人也可以就商标局的不予核准决定直接向人民法院提起行政诉讼,解决双方的争议。
第四节 注册商标的注销
一、注销的概念和种类
注销注册商标是指商标局根据商标注册人本人、或者他人的申请,将注册商标注销或部分注销的法律程序。
根据《商标法实施条例》第十条的规定,注销申请的申请日期,以递交日或寄出的邮戳日为准。
注销注册商标有以下三种不同程序
(一)商标注册人申请注销其注册商标的,应按照《商标法实施等比例》第四十六条的规定,向商标局提出申请,注销注册商标可以是整体注销,也可以注销部分指定商品或服务项目。
注销申请经商标局核准后,该注册商标专用权或该注册商标专用权在部分指定商品上的效力自注销申请之日起终止。
(二) 根据《商标法实施条例》第四十七条的规定,注册人已死亡或终止一年以上的且未办理商标移转手续的,任何人可以向商标局申请将该商标注销。向商标局申请注销该商标的,应当提交该商标注册人死亡或者终止的证据。
经商标局核准注销的注册商标,其专用权自该商标注册人死亡或终止之日起终止。
(三) 根据《商标法实施条例》第三十八条的规定,注册商标有效期满后,在法律规定的宽展期内仍未提出续展申请的,该商标予以注销。
这是商标局鉴于注册商标已经失效的事实做出的注销行为,不需要任何人的申请,该注册商标专用权的效力自有效期满次日起终止。
二:商标注册人提出的注销申请的受理和审查
(一)注销申请的受理
申请人可以直接到国家工商行政管理总局商标局办理注销申请,也可以委托代理组织办理注销申请。根据《商标法》第十八条规定,外国人或外国企业应当委托国家认可的具有商标代理资格的组织代理。注销申请现不需要交纳任何商标规费。
注册人申请注销其注册商标或部分指定使用商品的,应提交下列文件:
1:注销申请书;
2:直接办理的,应附上申请人有效身份证件复印件,以及经办人的身份证复印件;
3;委托代理组织办理的,除应上附申请人有效身份证件复印件外,还应附上商标代理委托书;
4:交回原《商标注册证》,不能交回的应说明原因;
5:共有商标的注册人申请注销时,应由代表人办理申请手续,但需要附上其他注册人的书面授权。
(二)注销申请的审查
注销申请符合以下规定的,商标局予以核准,发给相应的通知,并予以公告:
1:申请书填写内容完整、符合规定;
2:申请人名义与商标局档案登记的注册人名义一致;
3:名义不一致的,应附送登记机关出具的变更证明文件;
4:申请注销的商标有效注册商标;
5:申请部分注销的,其申请书填写的注销商品/服务项目与其注册时指定使用的商品/服务项目相符。
经审查,注销申请不符合上述规定的,不予核准,发给退回通知书。
三:商标注册人死亡/终止注销申请的受理和审查
(一)申请和受理
申请人可以直接到国家工商行政管理总局商标局办理注销申请,也可以委托商标代理组织办理注销申请。根据《商标法》第十八条规定,外国人或外国企业应当委托国家认可的具有商标代理资格的组织代理。注销申请现不需要交纳任何商标规费。
申请人向商标局提交注册人死亡/终止注销申请,应当符合下列条件:
1:申请人须有合法的主体资格,并提供相应的身份证明;直接受理的,还应提供经办人的身份证明;
2:依法提交符合规定的申请书;
3:依法提交有关注册人死亡/终止的证据材料;
4:委托商标代理机构办理的,提交代理委托书;
5:其他依法必须具备的条件。
注销申请书应当使用国家工商总局公布的书式,打字或者印刷,并载明下列事项:
1:申请人的名称、地址、邮政编码
2:被申请注销商标的名称、注册号码、类别、注册人名称;
3:申请注销的理由。
注销申请上述要求的,商标局予以受理,发给申请人《受理通知书》;不符合的,不予受理,书面通知申请人原因和理由。
(二)注册申请的审查
下列情形构成《商标法实施条例》第四十七条所指的注册人死亡或终止:
1:注册人为自然人的,自然人死亡或宣告死亡;
2:注册人为个体工商户的,经营者死亡或宣告死亡;
3:注册人为个人独资企业、合法企业、企业法人或公司法人的,经公司登记机关核准注销登记;
4:注册人为其他法人的,在其原登记机关办理了注销登记或被原批准成立部门/主管部门撤销;
5:注册商标为共有商标的,全部共有人死亡或终止;
6:法律、法规规定的注册死亡或终止的其他情形。
商标局审查商标注册人死亡/终止注销商标申请,应当针对当事人提交的书面材料所申请和答辩的事实、理由和请求进行审查。商标局审查的内容如下:
1:申请书填写的注册人名称和商标局档案记载的注册人名义是否则一致;
2:被申请商标是否为有效注册商标;
3:申请人提供的证明文件是否符合要求,是否能够有效证明注册人死亡或终止;
4:注册人死亡或终止是否满一年;
5:其他依法应进行审查的内容。
对有关证据的要求:
提供证据材料应当提供原件或经公证的复印件,无法提供的,可以提供与原年核对无误的复印件,并由保存原件的单位签章证实。
提交的证据材料应当符合下列条件:
1:商标注册人是自然人的,申请人应提交自然人户口所在地公安机关户籍管理部门出具的该自然人死亡注销户籍的证明;自然人下落不明的,申请人应提供法院宣告自然人死亡的判决书;
2:商标注册人是个人独资企业、合伙企业、企业法人或公司法人的,申请应提交该企业登记主管机关出具的该企业注销证明(包括该企业的注销证明、注销公告和注销档案材料);
3:商标注册人是其他组织的,申请人应提交批准设立该组织上级主管机关或其上级主管部门出具的该组织已撤销或注销的证明材料;
4:其他能够证明注册人死亡或终止的证据材料。
(三)审查结论
1:核准注销
经审查,注销申请符合〈商标法〉、〈商标法实施条例〉的规定,核准注销该注册商标,并书面通知申请人。
2:不予核准注销
经审查,存在以下情形的,注销理由不成立的,不予核准注销,并书面通知当事人:
1) 申请人提供的证明文件不能证明注册人死亡或终止的;
2) 被申请商标在注册人死亡或终止前已经申请转让;
3) 商标注册人死亡或终止后,在一年之内已经办理了被申请商标的移转申请
4) 在申请人提交注销申请之前,已办理了被申请商标的转让、移转申 请;
5) 其他不予核准注销的情形。
3:结案
有下列情形之一的,终止审查,予以结案,书面通知有关当事人,并说明理由。
1. 申请人在我局做出决定前,书面撤回注册人死亡/终止注销注册商标申请的;
2. 被申请注销商标已被撤销或注销而丧失商标专用权的;
3. 被申请注销商标尚未注册的;
4. 其他需要终止审查的情形。
第五节 商标专用权质押登记
一:商标专用权质押的概念和意义
商标专用权质押是指商标注册人以债务或者担保人身份将自己所拥有的、依法可以转让的商标专用权作为债权的担保,当债务人不履行债务时,债权人有权依照法律规定,以该商标专用权折价或以拍卖、变卖该商标专用权的价款优先受偿。
根据《担保法》第79条的规定,以依法可以转让的商标专用权出质的,出质人与质权人应当订立书面合同,并向其管理部门即国家工商行政管理局办理出质登记。
近年来,随着全国社会商标法律意识的提高,商标作为一项无形资产其价值为越来越多的债权人所认可,商标专用权质押登记数量逐年上升。根据《担保法》、《企业动产抵押物登记管理办法》和《商标专用权质押登记程序》的规定,国家工商行政管理总局商标局具体办理商标专用权质押登记。依法办理商标专用权质押合同登记,其目的是为了保障质权的实现和质权人的优先受偿权,防止重复质押,保护质权人和出质人的合法权益。
二:办理商标专用权质押登记的前期工作
对于质权人而言,一旦债权得不到偿还,可以通过行使质权以优先受偿,因此如果质押商标不能变现或变现价值低于债权价值,质权人都可能遭受损失,因此《担保法》的特别规定,依法可以转让的商标专用权才能是质押的标的。
出质人和质权人在办理质押合同登记申请前,应作好认真仔细的准备工作,尤其对于质权人,更应认真仔细地调查清楚债务人的偿债能力,出质商标的权利状况等内容,具体准备工作可分为以下几个方面:
(一)对质押商标的权利状况和价值进行认真、彻底的调查和评估
1:质押商标的价值
2:出质人应当是质押商标的合法所有人
3:出质商标应当是有效注册商标
4:在先是否办理过质押登记或被人民法院采取了财产保全或执行措施
5:质押商标在质押前许可他人使用的情况
6:是否存在可能导致商标权利丧失的确权案件或诉讼或权属诉讼
(二)债权人与债务人和/或出质人签订质押合同及其从属的主合同,合同内容完整,并符合法律规定
质押合同可以是单独订立的书面合同,也可以是主合同中的担保质押条款,质押合同应当包括以下内容:
1:被担保的主债权种类、数额
2:债务人履行债务的期限
3:质物的名称、数量、质量状况
4:质押担保的范围;
5:质物移交的时间;
6:当事人认为需要约定的其他事项/
(三)对同一注册人在与质押商标相同或类似商品/服务上注册的相同近似商标应一并办理质押登记。
按照《担保法》的规定,出质的商标专用权应当是依法可以转让的商标专用权,因此可以依法转让是商标出质的前提按照《商标法实施条例》第25条的规定:“转让注册商标的,商标注册人对其在同一种或者类似商品上注册的相同或者近似商标,应当一并转让”,因此在办理质押登记申请时, 同一注册人在与质押商标相同或类似商品/服务上注册的相同近似商标应一并办理质押登记,以保证质押商标可以依法转让,从而保证质权人在债务人不履行债务时可以将质押物变现以优先受偿。
三:商标专用权质押登记申请的受理和审查
根据《商标法》及其《实施条例》的规定,当事人可以直接办理商标专用权质押申请,也可以委托国家认可的具备商标代理资格的组织代理办理(由于质押申请是由双方办理的,因此委托代理时双方可以各自委托代理组织,也可以委托共同的代理组织)。但在中国没有经常居所或营业所的外国人或外国企业应当委托代理组织代理办理,不能直接办理。
(一)受理:根据国家工商局《企业动产抵押物登记管理办法》和商标局《商标专用权质押登记程序》的规定,以依法可以转让的商标专用权出质的,出质人与质权人应当于订立书面协议之日起20日内,向国家工商行政管理局办理出质登记,申请商标专用权质押登记时,应当向国家工商总局商标局提交下列文件:
1:《商标专用权质押登记申请书》
2:申请书格式应按照国家工商总局发布的统一格式,按规定打印,工整清晰,内容完整,并由出质人与质权人双方盖章或签字
3:出质人及质权人的企业营业执照复印件或身份证件复印件
4:营业执照副本应在年检有效期内,复印件应经发证的公司登记机关确认盖章
5:主合同和质押合同副本(外文应附中文译本)
6:出质商标的《商标注册证》复印件
7:具备商标评估能力和资质的评估机构出具的出质商标专用权的评估报告
8:评估报告应对申请出质商标专用权做出评估,应涵盖所有出质商标,如报告同时对未出质商标做出评估时,质押商标价值应能在评估报告中独立得到计算和评估。
9:直接办理的,提交经办人的身份证件及复印件,企业法人代表出具的授权书;委托代理组织办理的,提交代理委托书
10:其他需要提供的材料
上述提交的文件应当内容一致,没有互相矛盾、冲突和不符之处。办理商标专用权质押登记现阶段不收取商标规费。
(二)审查:商标局在收到上述文件后,经审查申请书件齐备,申请手续符合规定的,予以受理,并按下列内容对申请进行审查:
1:提交的文件是否齐备
2:质押合同条款是否齐备
3:质押商标是否为有效注册商标,质押期限是否在商标有效期内
4:出质人是否为质押商标的注册人
5:是否存在其他不适合质押的情形
商标局自申请受理之日起5个工作日内审查完毕,做出是否予以登记的决定。符合登记条件的,发给《商标专用权质押登记证》。不符合登记条件的,不予登记。
第六节 对注册商标专用权的财产保全和协助执行工作
根据《民事诉讼法》的规定,人民法院可以对注册商标专用权采取财产保全和强制转让过户措施,《最高人民法院关于民人法院执行工作若干问题的规定》进一步明确了人民法院有权裁定被执行人转让其注册商标专用权,并可以对注册商标专用权采取拍卖、变卖等执行措施。为了更好地对注册商标专用权进行财产保全和执行工作,最高人民法院于2001年1月发布了法释(2001)1号司法解释,详细规定了对注册商标专用权进行财产保全的内容、期限等。
商标局作为全国商标注册和管理的主管部门,有义务协助人民法院作好对注册商标专用权进行财产保全和执行工作。
一:人民法院需要对注册商标专用权进行财产保全的,应向商标局送达《协助执行通知书》。《协助执行通知书》应载明需要保全的商标注册号码,保全的内容,以及保全的期限等内容。每次保全的时间不得超过六个月,期满需要继续查封的,应再向商标局送达有关法律文书。
二:人民法院裁决将注册商标作为标准执行时,应适用《商标法实施条例》第二十五条的规定。
三《商标法实施条例》第二十五条规定:转让注册商标专用权的,商标注册人对其在同一种或类似商品上注册的相同或者近似的商标,必须一并办理;对可能产生误认、混淆或者其他不良影响的转让注册商标申请,商标局不予核准。法院在执行过程中,也应适用这一规定,将被执行人的注册商标及在相同或类似商品上注册的相同和近似的商标一并进行评估、拍卖或变卖,并在采取执行措施时,裁定将相同或近似商标一并予以执行。商标局在接到法院有关转让注册商标的裁定时,发现没有上述内容,一般会通知执行法院,由执行法院补充裁定后再协助执行。
三:两个或两个以上人民法院在对同一注册商标专用权进行财产保全和执行中产生争议的,应协商解决,不得重复查封;协商不成的,商标局协助执行在先采取财产保全或执行措施法院的裁判文书。